Hoger beroep van Court of Appeal of 's-Gravenhage (Netherlands), 31 de Enero de 2012

• Spreker: gepubliceerd
• Datum uitspraak: 31 de Enero de 2012
• Uitgevende instantie: Court of Appeal of 's-Gravenhage (Netherlands)

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector Civiel recht

Zaaknummer : 200.081.348/01

Zaak-/rolnummer rechtbank : 187965/H 99.3000

arrest d.d. 31 januari 2012

inzake

1. de (voormalige) commanditaire vennootschap MAKRO ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL C.V.,

   gevestigd te Diemen,

2. METRO CASH & CARRY NEDERLAND B.V.,

   gevestigd te Amsterdam,

3. REMO ZAANDAM B.V.,

   gevestigd te Zaandam,

   appellanten,

   hierna te noemen: Makro (in enkelvoud),

   advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,

   tegen

   de vennootschap naar Italiaans recht DIESEL S.P.A.,

   gevestigd te Molvena (Italië),

   geïntimeerde,

   hierna ook te noemen: Diesel,

   advocaat: mr. K. Aantjes te Rijswijk.

   Het geding

   Bij (eind-)arrest van 15 oktober 2010 heeft de Hoge Raad (HR) het tussen partijen gewezen arrest van het gerechtshof te Amsterdam van 17 augustus 2006 vernietigd en het geding ter verdere behandeling en beslissing verwezen naar dit hof. Vervolgens hebben Makro en (daarna) Diesel een memorie na verwijzing (MnV) genomen.

   Partijen hebben hun standpunten doen bepleiten ter zitting van dit hof van 28 november 2011, Makro door mr S.M. Kaak, advocaat te Utrecht, en Diesel door mr. S.A. Klos, advocaat te Amsterdam. De raadslieden hebben zich hierbij bediend van pleitnota's (hierna: de 2011-pleitnota's). Tenslotte hebben partijen het hof gevraagd arrest te wijzen.

   De verdere beoordeling van het hoger beroep.

1. Het hof neemt de volgende feiten als vaststaand aan, waarbij het zich mede baseert op de door de HR in zijn tussenarrest van 11 juli 2008 (hierna: het tussenarrest) tot uitgangspunt genomen feiten. Door Distributions Italian Fashion Sociedad Anonima (hierna: Difsa) - de distributeur voor het gebied Spanje, Portugal en Andorra van Diesel, de houdster van het merk DIESEL - is op 29 september 1994 een overeenkomst met Flexi Casual Sociedad limitada (hierna: Flexi Casual) gesloten, waarmee Flexi Casual het exclusieve recht is verleend om door Diesel vervaardigde schoenen met het merk DIESEL in voornoemd gebied te distribueren. Daarnaast is artikel 1.4 van deze overeenkomst (hierna: de 1994-overeenkomst) het volgende bepaald:

   'Het is FLEXI CASUAL toegestaan, opdat dit door DIFSA aan DIESEL kan worden voorgesteld met betrekking tot de productie en verkoop, indien van toepassing in de toekomst, om met schoeisel van HET MERK en dat van eigen ontwerp steekproeven uit te voeren die zij in het GEBIED passend mocht achten, door middel van aanbieding en verkoop aan haar klanten, teneinde op betrouwbare wijze de marktbehoeften vast te stellen'.

   Ingevolge artikel 15.8 van de 1994-overeenkomst is het Flexi Casual toegestaan deze overeenkomst over te dragen aan een vennootschap waarin, kort gezegd, de vennoten van Flexi Casual overwegende zeggenschap hebben. Op 11 november 1994 heeft Difsa aan Flexi Casual een machtiging verleend (hierna: de 1994-machtiging), waarin is bepaald dat Flexi Casual bij wijze van monsterneming en marktverkenning schoenen van eigen ontwerp mag vervaardigen en distribueren opdat deze aangeboden kunnen worden voor distributie of 'voor cessie van de licentie tot vervaardiging' aan Diesel. Vervolgens heeft Flexi Casual in 1997 aan Cosmos World S.L. (hierna: Cosmos) - op basis van de 1994-overeenkomst tussen Difsa en Flexi Casual - schriftelijk een machtiging verleend tot het vervaardigen en de verkoop van (onder meer) schoenen van het merk DIESEL. Cosmos heeft schoenen van dit merk geproduceerd en in het verkeer gebracht. Makro heeft schoenen voorzien van het merk DIESEL afgenomen van een tweetal Spaanse ondernemingen die deze schoenen hadden afgenomen van Cosmos. In de zomer van 1999 heeft Makro deze schoenen in Nederland op de markt gebracht.

2. Diesel heeft tegen Makro vorderingen ingesteld op basis van - voor zover thans nog relevant - inbreuk op haar merk DIESEL. Makro heeft deze vorderingen onder meer bestreden met de stelling dat de door haar verhandelde DIESEL-schoenen met toestemming van Diesel in het verkeer zijn gebracht, waardoor de merkrechten van Diesel zijn uitgeput. In zijn tussenarrest heeft de HR terzake prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de EU, die door dit Hof bij arrest van 15 oktober 2009 (LJN BK 2759) zijn beantwoord. In zijn eindarrest van 15 oktober 2010 (hierna het: het eindarrest) heeft de HR met het oog op de procedure na verwijzing, verkort weergegeven, het volgende overwogen. Eerst zal het verwijzingshof de vraag moeten beantwoorden of ten tijde van het in het verkeer brengen in Spanje van de betrokken schoenen tussen Cosmos en Diesel een economische verbondenheid bestond in de zin van het arrest van HvJEU van 22 juni 1994 in de zaak IHT Danziger/Ideal Standard (C-9/93, NJ 1995, 480). Indien het verwijzingshof deze vraag ontkennend beantwoordt, is hij gebonden aan de beslissing van het Amsterdamse hof dat die toestemming van Diesel ontbrak. Indien het verwijzingshof genoemde vraag bevestigend beantwoordt, is toestemming weliswaar in beginsel gegeven, maar zal dat hof alsnog moeten onderzoeken of de in rov. 4, 2e alinea, van het tussenarrest van de HR genoemde feiten meebrengen dat niettemin moet worden gezegd dat die toestemming ontbrak op de in arrest van het HvJEU van 23 april 2009 in de zaak Copad (C-59/08, LJN: BI3064) genoemde, aan artikel 8 lid 2 van de Merkenrichtlijn ontleende gronden.

3. In de procedure na verwijzing heeft Makro zich wederom beroepen op de voor haar gunstige uitspraak van het Hof van Appel te Valencia van 18 december 2002, die door het Spaanse Tribunal Supremo op 13 februari 2007 is bekrachtigd. Voor zover dat beroep is gestoeld op gezag van gewijsde (zie punt 15.3 (b) en (c) MnV)...