Cassatie van Supreme Court (Netherlands), 16 de Junio de 2006

• Datum uitspraak: 16 de Junio de 2006
• Uitgevende instantie: Supreme Court (Netherlands)

16 juni 2006

Eerste Kamer

Nr. C04/327HR

JMH/RM

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

KECOFA B.V.,

gevestigd te Kerkrade,

EISERES tot cassatie, voorwaardelijk

incidenteel verweerster,

advocaat: mr. R.S. Meijer,

t e g e n

de vennootschap naar Frans recht LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ et Cie S.N.C.,

gevestigd te Parijs, Frankrijk,

VERWEERSTER in cassatie, voorwaardelijk

incidenteel eiseres,

advocaat: mr. T. Cohen Jehoram.

1. Het geding in feitelijke instanties

   Verweerster in cassatie - verder te noemen: Lancôme - heeft bij exploot van 13 juli 2000 eiseres tot cassatie en [betrokkene 1], wonende te [woonplaats] - verder afzonderlijk te noemen: Kecofa en [betrokkene 1], dan wel gezamenlijk: Kecofa c.s. - gedagvaard voor de rechtbank te Maastricht en gevorderd bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

   1. primair: Kecofa c.s. elk afzonderlijk te bevelen met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden, iedere inbreuk op de exclusief aan Lancôme toekomende merk- en auteursrechten, meer in het bijzonder hen te bevelen te staken en gestaakt te houden iedere productie, verhandeling, ter verkoop aanbieding, in voorraad houden, import en export van enige cosmetisch product dat is voorzien van het merk FEMALE TREASURE en een geur die een verveelvoudiging is van de TRESOR-geur van Lancôme;

      subsidiair: Kecofa c.s. elk afzonderlijk te bevelen met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden ieder onrechtmatig handelen, zoals omschreven in het lichaam van de dagvaarding, meer in het bijzonder hen te bevelen te staken en gestaakt te houden iedere productie, verhandeling, ter verkoop aanbieding, in voorraad houden, import en export van enige (geur)producten die zijn voorzien van een geur die op verwarringwekkende of verwaterende wijze overeenstemt met de TRESOR-geur van Lancôme, onder het merk FEMALE TREASURE en van het plegen van onrechtmatige reclame;

      primair en subsidiair: zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,-- per overtreding alsmede per dag waarop een overtreding geheel of gedeeltelijk voortduurt of - naar keuze van Lancôme - per product waarmee een overtreding wordt begaan;

   2. Kecofa c.s. elk afzonderlijk te bevelen binnen 30 dagen na betekening van het te wijzen vonnis aan de advocaat van de eisende partij een door een registeraccountant gecertificeerde en van alle relevante bescheiden gestaafde opgave te verstrekken als nader in die dagvaarding omschreven;

   3. zulks ter keuze van Lancôme afhankelijk van wat het hoogste is, hetzij hen te veroordelen tot vergoeding van schade te begroten op de door hen met de verkoop behaalde winst, vast te stellen aan de hand van de door hen met de gegevens bedoeld onder II van dit petitum af te leggen rekening en verantwoording, hetzij hen te veroordelen tot betaling van een ex aequo et bono te begroten bedrag van ƒ 100.000,-- althans van een bedrag dat de rechtbank redelijk en billijk zal oordelen met de daarover verschuldigde wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot aan die der algehele voldoening;

   4. hen elk afzonderlijk te veroordelen de met de verkoop van de FEMALE TREASURE-producten behaalde winst (te berekenen aan de hand van de in gevolge het petitum onder II over te leggen gegevens) aan Lancôme af te dragen;

   5. nietig te verklaren het depot van het in het lichaam van deze dagvaarding genoemde merk van [betrokkene 1] en ambtshalve de doorhaling van de inschrijving van dit merk te bevelen;

   6. Kecofa c.s. elk afzonderlijk te veroordelen in de kosten van deze procedure.

      Kecofa c.s. hebben de vorderingen bestreden.

      De rechtbank heeft bij tussenvonnis van 18 april 2002, hersteld bij vonnis van 23 mei 2002, Lancôme en Kecofa tot bewijslevering toegelaten en iedere verdere beslissing aangehouden.

      Tegen het vonnis heeft Lancôme hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch. Kecofa c.s. hebben incidenteel hoger beroep ingesteld.

      Bij arrest van 8 juni 2004 heeft het hof in het principaal en incidenteel appel het vonnis waarvan beroep vernietigd en, opnieuw rechtdoende:

1. Kecofa bevolen om uiterlijk op de zevende dag na betekening van dit arrest te staken en gestaakt te houden, iedere inbreuk op de aan Lancôme toekomende auteursrechten op het parfum Trésor, en haar bevolen in het bijzonder te staken en gestaakt te houden iedere productie, verhandeling, ter verkoop aanbieding, in voorraad houden, import en export van enige geur die een verveelvoudiging is van het parfum Trésor, zulks op straffe van een dwangsom van € 2.500,-- per product of per dag dat de overtreding na betekening van dit arrest voortduurt;

2. Kecofa bevolen om uiterlijk op de dertigste dag na betekening van dit arrest aan de advocaat van Lancôme een door een registeraccountant gecertificeerde opgave te verstrekken betreffende:

   1. de totale hoeveelheid na 12 juli 1995 door Kecofa geproduceerde en/of ingekochte inbreukmakende producten;

   2. de totale hoeveelheid na 12 juli 1995 door Kecofa verkochte inbreukmakende producten;

   3. de door Kecofa na 12 juli 1995 gehanteerde in- en verkoopprijzen van de inbreukmakende producten;

   4. alle namen en adressen van de (rechts)personen aan wie Kecofa na 12 juli 1995 de inbreukmakende producten heeft geleverd;

   5. de volledige namen en adressen van alle na 12 juli 1995 bij de productie en verhandeling van de inbreukmakende producten betrokken (rechts)personen;

   6. de totale bij Kecofa nog in voorraad zijnde hoeveelheid inbreukmakende producten,

   zulks op straffe van een dwangsom van € 2.500,-- per keer of per dag dat Kecofa handelt in strijd met één of meer van de onder 2 genoemde bevelen;

3. bepaald dat het totaal van de door Kecofa te verbeuren dwangsommen als gevolg van het niet voldoen aan het hiervoor onder 1 en 2 bepaalde niet meer dan € 500.000,-- zal bedragen;

4. Kecofa veroordeeld om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Lancôme te voldoen een bedrag van € 16.398,51, vermeerderd met de wettelijke rente over een bedrag van € 5.598,51 vanaf 13 juli 2000 tot aan de dag van de voldoening, en over € 10.800,-- vanaf 30 januari 2004 tot aan de dag van de voldoening;

5. Kecofa veroordeeld de na 12 juli 1995 met de verkoop van de inbreukmakende producten behaalde winst (te berekenen aan de hand van de ingevolge het petitum onder 2 over te leggen gegevens) aan Lancôme af te dragen;

6. Kecofa veroordeeld in de proceskosten van de eerste aanleg aan de zijde van Lancôme;

7. Kecofa veroordeeld in de proceskosten van het principaal appel aan de zijde van Lancôme;

8. Lancôme veroordeeld in de proceskosten van de eerste aanleg en in principaal appel tegen [betrokkene 1], in beide gevallen begroot op nihil;

9. Kecofa en [betrokkene 1] hoofdelijk, des dat de één betalend de ander zal zijn bevrijd, veroordeeld in de proceskosten van het incidenteel appel aan de zijde van Lancôme;

10. dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaard;

11. hetgeen meer of anders is gevorderd afgewezen.

    Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

   Tegen het arrest van het hof heeft Kecofa beroep in cassatie ingesteld. Lancôme heeft voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld, mede tegen [betrokkene 1]. De cassatiedagvaarding en de conclusie van antwoord tevens houdende het incidentele beroep zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.

   Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep. Kecofa heeft zich in het incidentele beroep op niet-ontvankelijkheid beroepen voor zover het beroep is gericht tegen [betrokkene 1].

   De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten, voor Lancôme mede door mr. Ch. Gielen, advocaat te Amsterdam.

   De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt in het principale beroep tot vernietiging en verwijzing en in het incidentele beroep tot verwerping, en, voor zover het incidentele beroep is gericht tegen [betrokkene 1], tot niet-ontvankelijkverklaring.

   De advocaat van Lancôme heeft bij brief van 30 december 2005 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel in het principale beroep

   3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

   (i) Lancôme brengt onder het merk Trésor, waarvan zij in de Benelux de exclusief rechthebbende is, hier te lande een parfum op de markt.

   (ii) Kecofa brengt sinds circa 1993 onder het merk Female Treasure flacons eau de parfum op de markt. Dat merk staat in het Benelux Merkenregister ingeschreven ten name van [betrokkene 1].

   (iii) Lancôme heeft in de jaren 1994-1997 tegen Kecofa geprocedeerd op grond van beweerde merkinbreuk wegens het gebruik resp. de inschrijving van het merk Female Treasure door Kecofa. De vorderingen zijn door de rechtbank te Amsterdam afgewezen, welk vonnis door het gerechtshof te Amsterdam is bekrachtigd, op grond van het oordeel dat de punten van overeenstemming niet van dien aard waren dat het publiek Female Treasure reeds wegens gelijkenis zal associëren met Trésor. Het tegen dit arrest ingestelde cassatieberoep is ingetrokken.

   3.2 Lancôme heeft aan haar hiervoor onder 1 vermelde vorderingen ten grondslag gelegd (a) dat het merk Female Treasure inbreuk maakt op het merk Trésor, (b) dat Kecofa zich schuldig maakt aan misleidende reclame in de zin van art. 6:194 BW en (c) dat sprake is van inbreuk op auteursrecht, aangezien de geur van Female Treasure een getrouwe nabootsing, en daarmee een verveelvoudiging, vormt van de exclusieve geur van Trésor en de verhandeling van deze geur een openbaarmaking is in de zin van art. 12 Auteurswet 1912 (Aw). De onder (a) en (b) bedoelde grondslag is in het principale cassatieberoep niet meer van belang.

   Nadat de rechtbank met betrekking tot de auteursrechtelijke grondslag had geoordeeld dat de Auteurswet niet in weg staat aan auteursrechtelijke bescherming van een geurcombinatie, mits is voldaan aan de eisen, kort gezegd, die aan een werk in auteursrechtelijke zin worden gesteld, liet de rechtbank Lancôme toe onder meer tot het bewijs dat de onder het merk Trésor aangeboden geur aan die eisen voldoet en dat de geurcombinatie van Female...