Cassatie van Supreme Court (Netherlands), 19 de Febrero de 2010

• Datum uitspraak: 19 de Febrero de 2010
• Uitgevende instantie: Supreme Court (Netherlands)

19 februari 2010

Eerste Kamer

08/01901

EV/SV

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

[Eiseres],

gevestigd te [vestigingsplaats],

EISERES tot cassatie,

advocaat: aanvankelijk mr. C.J.J.C. van Nispen en mr. T. Cohen Jehoram, thans mr. R.A.A. Duk,

t e g e n

de rechtspersoon naar vreemd recht RED BULL GMBH,

gevestigd te Fuschl am See, Oostenrijk,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. K. Aantjes.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiseres] en Red Bull.

1. Het geding in feitelijke instanties

Red Bull heeft bij exploot van 2 augustus 2006 [eiseres] in kort geding gedagvaard voor de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Hertogenbosch en gevorderd, kort gezegd:

- [eiseres] te bevelen te staken en gestaakt te houden elk verder gebruik van tekens die overeenstemmen/associëren met de in de dagvaarding opgenomen merken van Red Bull, meer in het bijzonder [eiseres] te bevelen te staken en gestaakt te houden ieder verder gebruik van de in de dagvaarding weergegeven verpakkingen;

- [eiseres] te bevelen een boete te betalen per dag waarop zij nalaat aan het voorgaande te voldoen of - naar keuze van Red Bull - te betalen een bedrag per product waarmee een overtreding van het voorgaande wordt begaan;

- [eiseres] te veroordelen een door een registeraccountant gecertificeerde verklaring te verstrekken aan de advocaat van Red Bull betreffende (onder meer) de productie-, verkoop- en omzet/winstgegevens met betrekking tot de inbreukmakende producten en [eiseres] te bevelen een boete te voldoen per dag waarop zij nalaat hieraan te voldoen;

- [eiseres] te bevelen om de totale hoeveelheid inbreukmakende producten op haar kosten permanent te (doen) vernietigen, en [eiseres] te bevelen een boete te betalen per dag waarop zij nalaat hieraan te voldoen of - naar keuze van Red Bull - te betalen een bedrag per product waarmee een overtreding van dit bevel wordt begaan;

- [eiseres] te veroordelen om aan Red Bull te voldoen een bedrag van € 35.000,-- bij wijze van voorschot op de te vergoeden schade;

- [eiseres] te veroordelen in de kosten van deze procedure;

- een termijn van zes maanden te bepalen voor het aanhangig maken van de bodemprocedure.

Op haar verzoek is Smart Drinks Ltd. rechtspersoon naar het recht van de Britse Maagdeneilanden, (hierna: Smart Drinks) toegelaten als voegende partij.

[Eiseres] en Smart Drinks hebben de vorderingen bestreden.

De voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 26 september 2006 - kort samengevat - [eiseres] bevolen het vullen van het product BULLFIGHTER, voor zover verpakt in de verpakkingen zoals afgebeeld in punt 22 van de dagvaarding en in punt 2.2 van de pleitnotitie van Smart Drinks, te staken, op straffe van het verbeuren van dwangsommen en met compensatie van proceskosten.

Tegen dit vonnis heeft Red Bull hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch. [Eiseres] heeft incidenteel hoger beroep ingesteld.

Bij tussenarrest van 20 maart 2007 heeft het hof de incidentele vordering van Smart Drinks tot voeging in het hoger beroep toegewezen. Na pleidooien heeft het hof bij eindarrest van 29 januari 2008 in het principaal en in het incidenteel appel het vonnis waarvan beroep vernietigd en, opnieuw rechtdoende, [eiseres] bevolen om na betekening van dit arrest te staken en gestaakt te houden het verder vervaardigen, vullen, marketen, promoten, verkopen, importeren, exporteren en/of voor deze doeleinden op voorraad hebben van de producten BULLFIGHTER, PITBULL en LIVE WIRE, voor zover deze producten zijn verpakt in de verpakkingen zoals aangeduid onder 6.13 van het eindarrest, op straffe van het verbeuren van dwangsommen.

De arresten van het hof zijn aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het eindarrest van 29 januari 2008 van het hof heeft [eiseres] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Red Bull heeft geconcludeerd tot niet-ontvankelijkverklaring dan wel verwerping van het beroep.

De zaak is voor [eiseres] toegelicht door haar advocaten en voor Red Bull door mrs. A.C.M. Alkema en S.A. Klos, beiden advocaat te Amsterdam.

De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt ertoe dat de Hoge Raad, alvorens verder te beslissen, het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen zal verzoeken over de in paragraaf 4.8 van de conclusie bedoelde vragen van uitleg van Richtlijn 89/104/EEG uitspraak te doen, en het geding te schorsen totdat het Hof van Justitie naar aanleiding van dat verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Red Bull produceert en verhandelt onder het wereldwijd bekende merk RED BULL een energiedrank. Voor dit merk heeft Red Bull internationale registraties verricht, met gelding voor onder meer de Benelux-landen.

(ii) [Eiseres] is een onderneming die zich voornamelijk bezighoudt met het zogenoemde 'afvullen' van blikjes met door haar of door derden geproduceerde (fris)dranken.

(iii) Smart Drinks, een rechtspersoon naar het recht van de Britse Maagdeneilanden en aldaar gevestigd, is een concurrent van Red Bull.

(iv) [Eiseres] heeft in opdracht van Smart Drinks blikjes afgevuld met frisdrank. Daartoe heeft Smart Drinks aan [eiseres] lege blikjes aangeleverd met de daarbij behorende afsluitdoppen, een en ander voorzien van alle daarop voorkomende tekens, versieringen en teksten. De aan [eiseres] aangeleverde blikjes waren voorzien van onder meer de tekens BULLFIGHTER, PITTBULL, RED HORN, later gewijzigd in LONG HORN, en LIVE WIRE. Ook heeft Smart Drinks het extract van de frisdrank aan [eiseres] aangeleverd. [Eiseres] heeft vervolgens de blikjes overeenkomstig de aanwijzingen/recepten van Smart Drinks gevuld met een bepaalde hoeveelheid van het extract, heeft dit aangevuld met water en zonodig koolzuur, en heeft de blikjes gesloten. Daarna heeft [eiseres] de gevulde blikjes weer aan Smart Drinks ter beschikking gesteld, die deze vervolgens heeft geëxporteerd naar landen buiten de Benelux.

(v) [Eiseres] heeft - wat de onderhavige zaak betreft - louter dergelijke afvuldiensten voor Smart Drinks verricht. Verkoop en/of levering van de waren door [eiseres] aan Smart Drinks of aan derden was niet aan de orde.

3.2.1 Red Bull heeft in dit kort geding gevorderd, kort gezegd, [eiseres] te bevelen elk gebruik te staken van tekens die overeenstemmen met een aantal, in de dagvaarding vermelde, merken van Red Bull, met nevenvorderingen. Daartoe heeft zij gesteld dat [eiseres] door het vullen van blikjes waarop de hiervoor onder 3.1 onder (iv) genoemde tekens zijn aangebracht, inbreuk maakt op de desbetreffende merkrechten van Red Bull.

3.2.2 In de eerste aanleg oordeelde de voorzieningenrechter, met toepassing van art. 13A lid 1, aanhef en onder c, Benelux Merkenwet, kort gezegd dat het afvullen van de blikjes moet worden aangemerkt als gebruik van deze tekens (rov. 4.5), maar dat alleen het teken BULLFIGHTER in combinatie met de daarvoor gebruikte blikjes overeenstemt met de merken van Red Bull. De voorzieningenrechter beval [eiseres] kort gezegd het vullen van de BULLFIGHTER-blikjes te staken.

3.2.3 In hoger beroep beval het hof [eiseres] kort gezegd het vullen van de BULLFIGHTER-, PITTBULL- en LIVE WIRE-blikjes te staken. Daartoe oordeelde het hof - samengevat en voor zover thans van belang - als volgt.

Ten aanzien van de vraag of het afvullen van de blikjes door [eiseres] moet worden aangemerkt als gebruik van de daarop door (toedoen van) Smart Drinks aangebrachte tekens (zoals bedoeld in art. 2.20 lid 1, aanhef en onder b en c, Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom, hierna: BVIE), stelde het hof voorop dat de beantwoording van deze vraag dient te geschieden tegen de achtergrond van wat moet worden beschouwd als de functies van het merk en met name de wezenlijke functie daarvan, namelijk de consument de herkomst van waren of diensten te waarborgen (waarbij het verwees naar HvJ EG 11 september 2007, nr. C-17/06, Jurispr. p. I-7041 (Céline Sarl/Céline SA; rov. 6.8)). Voorts oordeelde het hof (rov. 6.11) dat - gelet op de hiervoor onder 3.1 (iv) beschreven werkwijze - [eiseres] deze tekens weliswaar niet op de verpakking, maar (rov. 6.12) wel op de waren aanbrengt:

(...) Bij de soort van waren waar het hier om gaat, (fris)drank, kan een merk of teken niet anders worden aangebracht dan door de drank te combineren met een verpakking die voorafgaand aan het vullen reeds van dat merk of teken is voorzien of na het vullen daarvan wordt voorzien. In dit geval combineert [eiseres] de waren (het aangelengde extract) en de verpakking (de reeds bewerkte blikjes) tot het eindproduct, de blikjes met inhoud en met tekens en teksten. Dat betekent dat door het handelen van [eiseres] de waren van het teken worden voorzien. Enig ander moment is daarvoor ook niet aan te wijzen: voorafgaand aan de werkzaamheden van [eiseres] zijn er nog geen blikjes met gemerkte waren, daarna en daardoor zijn die er wel.

Het handelen van [eiseres] is dan ook aan te merken als het aanbrengen van de gewraakte tekens op de waren zodat sprake is van gebruik in de zin van artikel 2:20 lid 1 aanhef en onder b. en c. BVIE. Het andersluidende verweer van [eiseres] (en Smart Drinks) wordt verworpen.

Ten aanzien van de vraag of overeenstemming bestaat tussen de tekens en de merken van Red Bull, oordeelde het hof dat dit voor de tekens BULLFIGHTER, PITTBULL en LIVE WIRE het geval is, waartoe het hof art. 2.20 lid 1, aanhef en onder b, BVIE, alsmede - met hetzelfde resultaat - art. 2.20 lid 1, aanhef en onder c, BVIE toepasselijk heeft geacht. Daarbij overwoog het hof over de aard van het in aanmerking komende publiek (rov. 6.20):

"Wat betreft de aard van het in aanmerking komende publiek dient gezien de aard van de waren te worden uitgegaan van een algemeen publiek en, nu de producten die door [eiseres] voor Smart Drinks worden behandeld niet voor de Benelux zijn bestemd, maar voor landen daarbuiten, in abstracte zin...