Uitspraak Nº 200.211.220. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2018-07-17

CourtGerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Nederland)
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:6553
Date17 Julio 2018
Docket Number200.211.220
GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Arnhem

afdeling civiel recht, handel

zaaknummer gerechtshof 200.211.220

(zaaknummer rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem 313513)

arrest in kort geding van 17 juli 2018

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Secmatix B.V.,

gevestigd te Nijmegen,

appellante,

in eerste aanleg: eiseres,

hierna: Secmatix,

advocaat: mr. A.A.H.M. van der Wijst,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Noviotech B.V.,

gevestigd te Nijmegen,

geïntimeerde,

in eerste aanleg: gedaagde,

hierna: Noviotech,

advocaat: mr. M.R. Rijks.

1 Het verdere verloop van het geding in hoger beroep
1.1

Het hof neemt de inhoud van het tussenarrest van 22 augustus 2017 hier over. Bij dit arrest is een meervoudige comparitie van partijen bepaald op 19 februari 2018. Op gezamenlijk verzoek van partijen is deze zitting niet doorgegaan in verband met schikkingsonderhandelingen. Partijen hebben het hof hierna bericht dat zij geen overeenstemming hebben kunnen bereiken en verzocht een nieuwe datum voor de comparitie te bepalen. De comparitie is vervolgens bepaald en heeft plaatsgevonden op 28 juni 2018. Partijen hebben inlichtingen verstrekt en de advocaten hebben de standpunten toegelicht aan de hand van door hen overgelegde spreekaantekeningen.

1.2

Tijdens de comparitie is akte verleend van het in het geding brengen van:
- de akte overlegging aanvullende producties (67 t/m 98) van Noviotech;

- de akte overlegging aanvullende producties (67 t/m 102) en wijziging eis van Secmatix;

- de akte uitlating producties van Secmatix.

1.3

Aan het slot van de comparitie heeft het hof arrest bepaald.

2. De vaststaande feiten

Het hof gaat in hoger beroep uit van de feiten zoals beschreven in de rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.23 van het vonnis van 30 januari 2017 (ECLI:NL:RBGEL:2017:550), met dien verstande dat in rov. 2.11 moet worden gelezen “29 mei 2015” in plaats van “29 mei 2016” en in rov. 2.13 “8 juni 2015” in plaats van “8 juli 2015”.

3 Het geschil en de beslissing in eerste aanleg
3.1

Het gaat in deze zaak samengevat om het volgende.

3.1.1

Aan de Radboud Universiteit (RU) is een aantal jaren geleden een nieuw molecuul ontwikkeld, genaamd polyisocyanopeptide (hierna: PIC). Dit wordt onder andere gebruikt in onderzoek naar medicatie voor kanker. Op 16 juli 2009 heeft de RU tezamen met de Stichting Katholieke Universiteit (SKU) een octrooi aangevraagd voor “Method for the preparation of high molecular weight oligio (alkylene glycol) functionalized polisocyanopeptides”. Deze aanvraag is gepubliceerd op 12 maart 2012. Het octrooi is nog niet verleend.

3.1.2

Op 24 augustus 2011 heeft SKU een octrooilicentie verstrekt aan Noviotech om de technologie te gebruiken voor het verrichten van research en development, alsmede de vervaardiging en verkoop van producten onder gebruikmaking van de technologie.

3.1.3

Op enig moment is een dispuut ontstaan tussen SKU en Noviotech, waarna UMC St. Radboud Holding B.V. (RUNMC Holding), SKU, Noviotech, Radboud University Holding B.V. (RU Holding) en [persoon 1] op 21 oktober 2014 een “non-binding termsheet for the incorporation of Secmatix B.V. and further collaboration” (hierna: NBT) hebben opgesteld. Hierin is onder meer bepaald dat een vennootschap zou worden opgericht, waarvan RUNMC Holding, SKU en Noviotech aandeelhouder zouden worden en waarin SKU en Noviotech zouden inbrengen “their rights relating to the Helix Gel Patent, Cell Growth Patent, the “Additional Patents”, listed in Exhibit A, the Know-How and their rights under the Contracts (…), under terms and conditions to be agreed in good faith but based on the principle terms set out in this Term Sheet”. Van de NBT maakt onder meer deel uit Exhibit C, dat een overzicht bevat van (A) contracten van Noviotech met derden op het terrein van Secmatix, (B) afspraken omtrent een aantal activiteiten bij Noviotech, (C) activiteiten van Noviotech die buiten de Life Sciences vallen en (D) andere documenten (Noviotech research reports en business related Noviotech reports die door Noviotech worden ingebracht in Secmatix).

3.1.4

Ter uitvoering van de NBT is het volgende geschied. Op 28 oktober 2014 is Secmatix opgericht. Aandeelhouders werden RUNMC Holding, RU Holding en Noviotech. Op 16 april 2015 heeft Noviotech een leningsovereenkomst conform de NBT ondertekend. SKU en Secmatix hebben op 16 april 2015 een Sole License Agreement (SLA) gesloten. Hierin werd aan Secmatix een licentie verleend voor ‘Licenced Patents’ (waarmee werden bedoeld de octrooiaanvraag van 16 juli 2009 en een octrooiaanvraag van 18 juli 2013 getiteld “Polymer suitable for use in cell culture”), onder de verplichting voor Secmatix om een sub-licentie te geven aan Noviotech voor gebruik van het patent buiten het ‘life sciences field’. Op 26/29 mei 2015 hebben Secmatix en Noviotech een Company Sublicense Agreement (CSA) ondertekend. Hierin werd een sub-licentie verleend aan Noviotech voor het gebruik van de ‘Licensed Patents and the Licensed Know-How’ buiten het gebied van de Life Sciences. Op 8 juni 2015 is de octrooilicentieovereenkomst van 24 augustus 2011 beëindigd.

3.1.5

Bij brief van 24 juni 2015 heeft Secmatix aan Noviotech, op haar verzoek ter verduidelijking van de CSA, bericht dat producten ontwikkeld voor horticulturele toepassingen niet worden beschouwd als behorend tot het gebied van Life Sciences, zodat Noviotech bevoegd is deze producten te ontwikkelen en produceren.

3.1.6

Novioponics B.V. (hierna: Novioponics) is een op 3 januari 2014 opgerichte vennootschap die actief is in de agro-industrie, meer in het bijzonder op het gebied van gewasbescherming. [Bedrijf A] en [Bedrijf B] , die bestuurder en mede-aandeelhouder zijn van Noviotech, zijn indirect ook aandeelhouder van Novioponics. Op 15 september 2014 heeft Novioponics een octrooiaanvraag ingediend met als titel “Composition comprising a hydrogel and pesticides”. Deze aanvraag is op 24 maart 2016 gepubliceerd. Novioponics werkt samen met Syncom B.V. (hierna: Syncom). Volgens Noviotech hebben zij een nieuwe werkwijze uitgevonden voor de productie van het PIC-molecuul en de opschaling daarvan naar grotere hoeveelheden. Hiervoor zou ook een octrooiaanvraag zijn ingediend, maar deze is nog niet gepubliceerd. Op 11 april 2016 heeft Noviotech Secmatix verzocht om een offerte voor de levering van een grote hoeveelheid PIC polymeer. In die brief is onder meer vermeld dat het PIC polymeer de basis vormt voor thermogel die Novioponics toepast als additief voor de reductie van het gebruik van pesticiden in de horticultuur omgeving.

3.1.7

Secmatix heeft Noviotech bij brief van 26 april 2016 onder meer bericht dat Noviotech in strijd handelt met de artikelen 3 en 6 van de CSA indien zij met een derde partij (Syncom) PIC polymeer gaat produceren. Tevens heeft Secmatix Noviotech verzocht om nader genoemde bepalingen van de CSA na te komen en in overleg te treden over de productontwikkeling, productieprocesontwikkeling en de productie zelf. Bij brief van 13 mei 2016 heeft Noviotech Secmatix onder meer verzocht om op grond van artikel 3.3 CSA een supply agreement op te stellen en aan te geven wanneer Secmatix in staat is om de productie quota zoals genoemd in artikel 2.4 CSA te leveren. Verder heeft Noviotech zich op het standpunt gesteld dat zij de bepalingen in de CSA niet schendt, dat zij geen vertrouwelijke informatie deelt en evenmin PIC polymeren produceert of laat produceren. Secmatix heeft Noviotech bij brief van 14 juni 2016 verzocht op grond van de artikelen 2.4 en 7.1 CSA gegevens te verstrekken. Ook heeft Secmatix aangegeven dat het vermoeden bestaat dat vertrouwelijke informatie inzake het PIC polymeer is gebruikt bij de productie van PIC hydrogel door Syncom en bij de octrooiaanvraag van Novioponics. Volgens Secmatix geeft de zakelijke relatie tussen Noviotech, Syncom en Novioponics aanleiding om te concluderen dat de CSA op meerdere punten is geschonden. Secmatix heeft aangegeven dat Noviotech de gevraagde informatie en toelichting dient te geven, zodat de relatie tussen Secmatix en Noviotech mogelijk kan worden hersteld, zo niet dan kan/mag Noviotech niet langer gebruik maken van de intellectuele eigendomsrechten en knowhow van Secmatix.

3.1.8

Bij brief van 28 juli 2016 heeft Noviotech de CSA opgezegd tegen 29 januari 2017.

3.1.9

De advocaat van Secmatix heeft Noviotech bij brieven van 23 september 2016 verzocht om uitvoering te geven aan de overdracht van de rechten uit de overeenkomsten die in Exhibit C (A1 t/m A6 en B) bij de NBT zijn opgenomen, alsook om de artikelen 2.4, 2.4a, 3.3h en 6.1 CSA na te komen, althans om een toelichting te geven en/of bewijs te leveren dat de bepalingen worden nagekomen. Vervolgens hebben partijen gecorrespondeerd over de overdracht van de in Exhibit C genoemde stukken en over de beweerdelijke schending van de bepalingen in de CSA en NBT. Noviotech heeft een aantal stukken zoals genoemd in Exhibit C via WeTransfer toegezonden aan Secmatix.

3.2

Secmatix heeft in eerste aanleg samengevat gevorderd Noviotech te gelasten haar verplichtingen uit de CSA en NBT na te komen door:

a. aan Secmatix de in Exhibit C genoemde originele documenten (zoals nader omschreven) te verstrekken;

b. de rechten en resultaten uit de overeenkomst/projecten die in Exhibit C zijn genoemd over te dragen aan Secmatix;

c. aan Secmatix de in de CSA genoemde documenten te verstrekken;

d. aan Secmatix...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT