Uitspraak Nº 200.236.805/01. Gerechtshof Den Haag, 2018-10-09

CourtGerechtshof Den Haag (Nederland)
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:2606
Date09 Octubre 2018
Docket Number200.236.805/01
GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

zaaknummer : 200.236.805/01 (spoedappel)

zaak-/rolnummer rechtbank : C/09/545302/KG ZA 17-1636

Arrest van 9 oktober 2018

in de zaak van

1. de vennootschap naar vreemd recht

ONO PHARMACEUTICAL CO. LIMITED,

gevestigd te Osaka, Japan,

hierna te noemen: Ono,

2. [appellant sub 2] ,

wonende te [woonplaats] , Japan,

hierna te noemen: [appellant sub 2] ,

appellanten,

hierna gezamenlijk te noemen: Ono c.s.,

advocaat: mr. J.D. Drok te Amsterdam,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht

PFIZER INC.,

gevestigd te New York, Verenigde Staten van Amerika,

hierna te noemen: Pfizer,

geïntimeerde,

advocaat: mr. J.A. Dullaert te Naaldwijk.

Het verloop van het geding

1. Voor het verloop van het geding tot het tussenarrest van 20 juni 2018 verwijst het hof naar dat arrest.1 Het hof heeft in dat tussenarrest de incidentele vordering van Boston Scientific tot voeging afgewezen. Daarna heeft Ono c.s. een memorie van antwoord in het incidenteel appel genomen. Vervolgens hebben partijen op 5 juli 2018 de zaak laten bepleiten, Ono c.s. door mr. Drok voornoemd en diens kantoorgenoot mr. J.J. Wolfhagen, advocaat te Amsterdam, en Pfizer door S. Dack, barrister en geregistreerd EU-advocaat te Amsterdam en diens kantoorgenoot mr. A.S. Friedmann, advocaat te Amsterdam, allen aan de hand van overgelegde pleitnotities. Voorafgaand aan de pleitzitting zijn overgelegd:

  • -

    door Ono c.s.: producties 25 tot en met 29, ter griffie ingekomen op 22 juni 2018;

  • -

    door Pfizer: een brief van S. Dack voornoemd, ter griffie ingekomen op 28 juni 2018, alsmede een kostenspecificatie ex art. 1019h Rv, ter griffie ingekomen op 3 juli 2018.

Pfizer heeft bezwaar gemaakt tegen overlegging van productie 25 van Ono c.s. (een legal opinion van prof. dr. M. Weller van 21 juni 2018). Dit bezwaar is door het hof ter zitting verworpen. Genoemde stukken maken deel uit van het procesdossier. Na afloop van de zitting hebben partijen arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

Feitelijke uitgangspunten

2. De voorzieningenrechter heeft in rov. 2.1 tot en met 2.10 van het bestreden vonnis een aantal feiten vermeld die hij tot uitgangspunt heeft genomen voor zijn beslissing. Deze feiten zijn niet in geschil. Ook het hof zal daarvan uitgaan. Met inachtneming van hetgeen in aanvulling daarop als vaststaand moet worden beschouwd omdat het door de ene partij is gesteld en door de wederpartij is erkend dan wel niet of niet voldoende betwist, gaat het om het volgende feiten.

2.1.

Ono is een Japanse onderneming die zich toelegt op de ontdekking en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. [appellant sub 2] is een Japanse wetenschapper die gespecialiseerd is in immunologie.

2.2.

Pfizer is een wereldwijd opererende farmaceutische onderneming.

2.3.

Ono c.s. heeft op 2 juli 2003 een Europese octrooiaanvrage gedaan bij het Europees Octrooibureau (hierna: ‘EOB’). Deze aanvrage is op 14 juli 2010 gepubliceerd als EP 2 206 517 A1 (hierna: ‘EP 517’ of ‘de octrooiaanvrage’) en heeft als titel ‘Immunopotentiating compositions comprising anti-PD-L1 antibodies’. De aanvrage is gedaan voor 27 landen, waaronder Nederland en Duitsland.

2.4.

Op 22 februari 2017 heeft Pfizer bij het EOB zogenaamde third party observations ingediend tegen de verlening van EP 517. De bezwaren van Pfizer hadden onder meer betrekking op de nieuwheid, inventiviteit en nawerkbaarheid van het te verlenen octrooi. Het EOB heeft de bezwaren van Pfizer verworpen.

2.5.

Bij brief van 22 september 2017 heeft het EOB op de voet van regel 71 lid 3 van het Uitvoeringsreglement van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (hierna: ‘het Uitvoeringsreglement’ respectievelijk ‘het EOV’)2 aan Ono c.s. meegedeeld op welke tekst het EOB bereid is het octrooi te verlenen (‘text intended for grant’). Vervolgens heeft Ono c.s. bij het EOB vertalingen van de octrooiconclusies en het bewijs van betaling van de leges ingediend.

2.6.

Op 10 oktober 2017 heeft Pfizer door de indiening van een klaagschrift bij het Verwaltungsgericht München met betrekking tot EP 517 een opeisingsprocedure aanhangig gemaakt strekkende tot het verkrijgen van mede-eigendom. In dit klaagschrift schrijft Pfizer dat zij de zaak aanbrengt bij de onbevoegde bestuursrechter en verzoekt zij de zaak door te zenden naar het Landgericht München. Nog diezelfde dag heeft Pfizer het EOB verzocht de verleningsprocedure van EP 517 te schorsen.

2.7.

Bij brief van 3 november 2017 heeft de Legal Division van het EOB aan Ono c.s. meegedeeld dat de verleningsprocedure in verband met de opeisingsprocedure met ingang van 10 oktober 2017 op de voet van regel 14 lid 1 Uitvoeringsreglement is geschorst.

2.8.

Bij brief van 6 november 2017 heeft Ono c.s. aan Pfizer een voorstel gedaan met – kort gezegd – de strekking om de schorsing van de verleningsprocedure op te heffen in ruil voor de toezegging om EP 517 gedurende de opeisingsprocedure niet tegen Pfizer te handhaven. Op dit voorstel heeft Ono c.s. geen (inhoudelijke) reactie ontvangen.

2.9.

Bij brief van 8 december 2017 heeft Ono c.s. de Legal Division van het EOB verzocht om de verleningsprocedure onmiddellijk te hervatten op de voet van regel 14 lid 3 Uitvoeringsreglement, en subsidiair om een datum te bepalen waarop de procedure wordt hervat. In deze brief heeft Ono c.s. onder meer gesteld dat Pfizer misbruik maakt van (Duits proces)recht, dat de opeisingsprocedure op het moment van de schorsing (nog) niet aanhangig was bij de bevoegde rechter en dat de betrokken belangen, waaronder ook die van Pfizer, meebrengen dat de verleningsprocedure dient te worden hervat.

2.10.

Tegen dit verzoek heeft Pfizer bij brief van 2 februari 2018 gemotiveerd bezwaar gemaakt. In deze brief schrijft Pfizer onder meer dat haar schorsingsverzoek voldoet aan de daarvoor geldende eisen en dat zij – in afwachting van de uitkomst van de opeisingsprocedure – belang heeft bij de schorsing van de verleningsprocedure. Daarbij wijst Pfizer erop dat ook een andere partij, Dana-Farber Cancer Institute, op 9 januari 2018 een opeisingsprocedure is begonnen en dat de verleningsprocedure ook daarom geschorst dient te blijven.

2.11.

De Legal Division van het EOB heeft nog niet beslist op het hiervoor in 2.9 genoemde verzoek van Ono c.s.

2.12.

Dana-Farber Cancer Institute heeft bij brief van 22 december 2017 het EOB meegedeeld dat zij een opeisingsprocedure is begonnen en verzocht de verleningsprocedure van EP 517 te schorsen. Bij brief van 9 januari 2018 heeft de Legal Division van het EOB meegedeeld dat de verleningsprocedure in verband met de opeisingsprocedure met ingang van 22 december 2017 op de voet van regel 14 lid 1 Uitvoeringsreglement is geschorst. Ono c.s. heeft de Legal Division van het EOB verzocht om de verleningsprocedure te hervatten, op welk verzoek de Legal Division nog niet heeft beslist.

De procedure

3. In eerste aanleg heeft Ono c.s. gevorderd

- primair Pfizer te bevelen schriftelijk door middel van een in de inleidende dagvaarding opgenomen tekst aan het EOB mee te delen dat de verleningsprocedure van EP 517 dient te worden hervat, en

- subsidiair Pfizer te bevelen de opeisingsprocedure in München in te trekken en haar te verbieden om, zolang EP 517 nog niet is verleend, een nieuwe opeisingsprocedure aanhangig te maken,

een en ander op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Pfizer in de kosten, te begroten volgens het liquidatietarief.

4. Aan haar vorderingen heeft Ono c.s. ten grondslag gelegd dat Pfizer jegens haar onrechtmatig handelt door in Duitsland een opeisingsactie te voeren als gevolg waarvan het octrooi niet door het EOB wordt verleend terwijl Pfizer weet dat deze actie geen kans van slagen heeft, althans door niet in te stemmen met de opheffing van de schorsing van de octrooiverlening door het EOB.3 De schade bestaat er uit dat Ono c.s. in Nederland geen octrooi verkrijgt en dat dus niet kan handhaven, aldus Ono c.s. Zij betoogt dat de Nederlandse rechter daarom als rechter van de plaats van de schade (forum damni) bevoegd is op grond van art. 6 sub e Rv. Pfizer heeft de internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter betwist.

5. De voorzieningenrechter heeft zich in het bestreden vonnis onbevoegd verklaard tot kennisname van de vorderingen van Ono c.s. Daartoe overwoog hij kort gezegd dat art. 6 sub e Rv de Nederlandse rechter in dezen geen bevoegdheid verschaft.

6. In hoger beroep vordert Ono c.s., onder aanvoering van vijf grieven, dat het hof het bestreden vonnis vernietigt, en opnieuw rechtdoende de voorzieningenrechter Den Haag bevoegd verklaart en de zaak ter inhoudelijke beoordeling terugverwijst naar de voorzieningenrechter, met veroordeling van Pfizer in de kosten van beide instanties. Pfizer heeft in incidenteel beroep drie grieven aangevoerd, waarvan één grief onvoorwaardelijk (betreffende de kostenveroordeling) en twee voorwaardelijk.

7. Bij pleidooi heeft Ono c.s. haar subsidiair ingestelde vordering (bevel tot intrekking van de opeisingsprocedure c.a.) ingetrokken. In hoger beroep gaat het dus alleen om de vraag of de Nederlandse rechter bevoegd is ten aanzien van de primaire vordering, strekkende tot een bevel aan Pfizer om schriftelijk aan het EOB mee te delen dat de verleningsprocedure van EP 517 dient te worden hervat.

Protocol inzake erkenning

8. Tussen partijen is niet in geschil dat de Duitse rechter, op grond van art. 6 van het zogeheten Protocol inzake erkenning bij het EOV (hierna: ‘het Protocol’)4, bevoegd is ter zake van de door Pfizer ingestelde opeisingsactie betreffende de octrooiaanvrage. Pfizer betoogt – ook in haar voorwaardelijk ingestelde grief 2 – dat de Duitse rechter op grond van deze bepaling ook (exclusief) bevoegd is ter zake van de onderhavige...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT