Uitspraak Nº 200.241.146/01. Gerechtshof Den Haag, 2018-10-09
| ECLI | ECLI:NL:GHDHA:2018:2607 |
| Docket Number | 200.241.146/01 |
| Date | 09 Octubre 2018 |
| Court | Gerechtshof Den Haag (Nederland) |
Afdeling Civiel recht
zaaknummer : 200.241.146/01 (spoedappel)
zaak-/rolnummer rechtbank : C/09/548434 / KG ZA 18-176
in de zaak van
BOSTON SCIENTIFIC SCIMED INC.,
gevestigd te Maple Grove, Minnesota, Verenigde Staten van Amerika,
hierna te noemen: Boston Scientific,
appellante,
advocaat: mr. R.E. Ebbink te Amsterdam,
tegen
de vennootschap naar vreemd recht
[…] LIFESCIENCES CORPORATION,
gevestigd te Irvine, Californië, Verenigde Staten van Amerika,
hierna te noemen: [geïntimeerde] ,
geïntimeerde,
advocaat: mr. A. Killan te Den Haag.
1. Bij exploot van 8 juni 2018 is Boston Scientific in hoger beroep gekomen van het vonnis in kort geding van de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag, team handel, van 15 mei 2018, gewezen tussen Boston Scientific als eiseres en [geïntimeerde] als gedaagde.1 Bij dat exploot heeft Boston Scientific, onder overlegging van producties, acht grieven tegen genoemd vonnis aangevoerd. Bij memorie van antwoord, met producties, heeft [geïntimeerde] de grieven bestreden. Vervolgens hebben partijen op 20 september 2018 de zaak laten bepleiten, Boston Scientific door mr. Ebbink voornoemd en zijn kantoorgenoten mr. H.W.J. Lambers en mr. B.J.M. van der Maazen, advocaten te Amsterdam, en [geïntimeerde] door mr. Killan voornoemd en zijn kantoorgenoot mr. K. Hsia, advocaat te Den Haag, allen aan de hand van overgelegde pleitnotities. Voorafgaand aan de pleitzitting heeft Boston Scientific producties EP49 tot en met EP 52 overgelegd; zij maken deel uit van het procesdossier. Na afloop van de pleidooizitting hebben partijen arrest gevraagd.
Feitelijke uitgangspunten
2. De voorzieningenrechter heeft in rov. 2.1 tot en met 2.6 van het bestreden vonnis een aantal feiten vermeld die hij tot uitgangspunt heeft genomen voor zijn beslissing. Deze feiten zijn niet in geschil. Ook het hof zal daarvan uitgaan. Met inachtneming van hetgeen in aanvulling daarop als vaststaand moet worden beschouwd omdat het door de ene partij is gesteld en door de wederpartij is erkend dan wel niet of niet voldoende betwist, gaat het om het volgende feiten.
Zowel Boston Scientific als [geïntimeerde] zijn in de Verenigde Staten van Amerika gevestigde bedrijven die wereldwijd actief zijn op het gebied van ontwikkeling en de verhandeling van medische hulpmiddelen, waaronder met behulp van een katheter implanteerbare kunstmatige hartkleppen.
Partijen zijn sinds 2016 verwikkeld in octrooiprocedures over dergelijke hartkleppen. De octrooien van Boston Scientific die onderwerp van geschil zijn in Europa zijn EP 2 749 254 en EP 2 926 766. Zij behoren tot de zogenoemde ‘Salahieh octrooifamilie’ (vernoemd naar de eerste uitvinder Amr Salahieh).
Boston Scientific heeft op 21 juli 2015 bij het Europees Octrooibureau (hierna: ‘EOB’) EP 2 985 006 A1 (hierna: ‘EP A 006’ of ‘de octrooiaanvrage’) aangevraagd als een ‘divisional’ van EP 1 702 247 (hierna: ‘EP 247’), het moederoctrooi van de Salahieh octrooifamilie. EP A 006 heeft dezelfde indieningsdatum als EP 247 (22 december 2004) en dezelfde eerste prioriteitsdatum (van US 746 280, ingediend op 23 december 2003). EP A 006 is getiteld ‘Repositionable heart valve’. De octrooiaanvrage is gedaan voor 30 landen, waaronder Nederland en Duitsland.
Op 8 november 2017 heeft [geïntimeerde] bij het Verwaltungsgericht te München, Duitsland, voor EP A 006 een opeisingsprocedure aanhangig gemaakt, waarbij zij de mede-eigendom van de octrooiaanvrage claimt, stellende dat dr. J. White heeft bijgedragen aan de inventieve materie, en dat de rechten ten aanzien van die bijdrage zijn overgedragen aan (uiteindelijk) Boston Scientific. Diezelfde dag heeft [geïntimeerde] het EOB verzocht de verleningsprocedure van EP A 006 te schorsen.
Bij brief van 9 november 2017 heeft het EOB aan Boston Scientific de beslissing medegedeeld dat EP A 006 zal worden verleend, en dat de verlening is gepland op 6 december 2017.
Bij brief van 16 november 2017 heeft het EOB aan Boston Scientific gemeld dat de verleningsprocedure met ingang van 10 november 2017 is geschorst op basis van regel 14 lid 1 van het Uitvoeringsreglement van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (hierna: ‘het Uitvoeringsreglement’ respectievelijk ‘het EOV’).2
Boston Scientific heeft bij het EOB geen verzoek ingediend tot opheffing van de schorsing van de octrooiverleningsprocedure.
3. In eerste aanleg heeft Boston Scientific gevorderd – kort gezegd – [geïntimeerde] te bevelen schriftelijk door middel van een in de inleidende dagvaarding opgenomen tekst aan het EOB te berichten dat de verleningsprocedure van EP A 006 dient te worden hervat, zulks op straffe van een dwangsom en met veroordeling van [geïntimeerde] in de kosten van de procedure.
4. Aan haar vorderingen heeft Boston Scientific ten grondslag gelegd dat [geïntimeerde] jegens haar onrechtmatig handelt door het bij het EOB indienen, en continueren, van een verzoek tot schorsing van de octrooiverleningsprocedure van EP A 006 in de wetenschap dat de daaraan ten grondslag liggende opeisingsactie in Duitsland kansloos is. Daardoor lijdt Boston Scientific schade: zij krijgt nu niet het Europese octrooi. [geïntimeerde] heeft Boston Scientific het onmiddellijke genot van dit intellectuele-eigendomsrecht in (onder meer) Nederland ontnomen; derden, waaronder [geïntimeerde] , hoeven niet langer rekening te houden met dit octrooi en daarmee is Boston Scientific een krachtig wapen in de concurrentiestrijd uit handen geslagen, aldus Boston Scientific. Zij betoogt dat de Nederlandse rechter daarom als rechter van de plaats van de schade (forum damni) bevoegd is op grond van art. 6 sub e Rv. [geïntimeerde] heeft de internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter betwist.
5. De voorzieningenrechter heeft zich in het bestreden vonnis onbevoegd verklaard tot kennisname van de vorderingen van Boston Scientific. Daartoe overwoog hij kort gezegd dat art. 6 sub e Rv de Nederlandse rechter in dezen geen bevoegdheid verschaft.
6. In hoger beroep vordert Boston Scientific, onder aanvoering van acht grieven, dat het hof het bestreden vonnis vernietigt, en opnieuw rechtdoende zich bevoegd verklaart, de zaak aan zich houdt en de vorderingen van Boston Scientific toewijst, met veroordeling van [geïntimeerde] in de kosten van beide instanties. [geïntimeerde] heeft zich uitgesproken tegen evocatie.
Protocol inzake erkenning
7. Tussen partijen is niet in geschil dat de Duitse rechter, op grond van art. 6 van het zogeheten Protocol inzake erkenning bij het EOV (hierna: ‘het Protocol’)3, bevoegd is ter zake van de door [geïntimeerde] ingestelde opeisingsactie betreffende de octrooiaanvrage. [geïntimeerde] betoogt in hoger beroep dat de Duitse rechter op grond van deze bepaling ook (exclusief) bevoegd is ter zake van de onderhavige vordering van Boston Scientific.
8. Het Protocol bevat een internationale-bevoegdheidsregeling voor vorderingen ‘die zijn ingesteld tegen de aanvrager van een Europees octrooi en zijn gericht op het doen gelden van de aanspraak op verlening van het Europees octrooi voor een of meer in de Europese octrooiaanvrage aangewezen Verdragsluitende Staten’, aldus art. 1 van het Protocol.4 De vordering van Boston Scientific valt niet onder die definitie.
9. [geïntimeerde] betoogt evenwel – zo begrijpt het hof – dat het Protocol wél van toepassing is
omdat toewijzing van de vordering van Boston Scientific feitelijk een einde zou maken aan de opeisingsactie van [geïntimeerde] bij de op grond van het Protocol bevoegde Duitse rechter. Immers, op het moment dat de Nederlandse voorzieningenrechter de vordering van Boston Scientific toewijst, zal de schorsing van de verleningsprocedure bij het EOB worden opgeheven en zal het EOB het octrooi, waarvan het op 9 november 2017 al had gemeld dat het op 6 december 2017 zou worden verleend, kort daarna verlenen. Er is dan geen Europese octrooiaanvrage meer, en dat betekent dat [geïntimeerde] ’ opeisingsactie bij de Duitse rechter eindigt (en dat [geïntimeerde] in 30 landen afzonderlijke opeisingsacties zal moeten entameren). De Nederlandse rechter doorkruist aldus de opeisingsactie bij de op grond van het Protocol exclusief bevoegde Duitse rechter. Dat is in strijd met de ratio van die regeling, en daarom dient de Nederlandse rechter zich onbevoegd te verklaren ter zake van de vordering van Boston Scientific, zo begrijpt het hof het betoog van [geïntimeerde] .
10. De vraag of dit betoog slaagt, kan in het midden blijven gelet op hetgeen hierna in 13 e.v. wordt overwogen.5
11. [geïntimeerde] betoogt in verband met het Protocol voorts dat de Nederlandse rechter op grond van de litispendentie-regeling in art. 8 van dit Protocol partijen moet verwijzen naar de Duitse rechter omdat de vorderingen ‘hetzelfde onderwerp’ betreffen, namelijk de vraag wat de bijdrage van dr. White aan EP A 006 is.
12. Dit betoog faalt. Volgens art. 8 lid 1 Protocol moet, wanneer voor rechters van verschillende Verdragsluitende Staten tussen dezelfde partijen vorderingen aanhangig zijn welke hetzelfde onderwerp betreffen en op dezelfde oorzaak berusten, de rechter bij wie de zaak later is aangebracht, zelfs ambtshalve, de partijen verwijzen naar de rechter bij wie de zaak het eerst...
Om verder te lezen
PROBEER HET UIT