Uitspraak Nº C/08/219683 / KG ZA 18-180. Rechtbank Overijssel, 2018-08-09

• ECLI: ECLI:NL:RBOVE:2018:2957
• Date: 09 Agosto 2018
• Docket Number: C/08/219683 / KG ZA 18-180
• Court: Rechtbank Overijssel (Neederland)

vonnis

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zwolle

zaaknummer / rolnummer: C/08/219683 / KG ZA 18-180

Vonnis in kort geding van 9 augustus 2018

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DEALERDIRECT GLOBAL B.V.,

gevestigd te Enschede,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DEALERDIRECT B.V.,

gevestigd te Enschede,

eiseressen,

advocaat mr. L. Bezoen te Enschede,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WIJKOPENAUTOS B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

advocaten mr. T. Geerlof en mr. S. Said te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Dealerdirect en WijKopenAutos genoemd worden. Afzonderlijk zullen eiseressen worden aangeduid als Dealerdirect Global en Dealerdirect B.V.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

• -

  de dagvaarding van 4 juli 2018, met 11 producties;

• -

  de incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid van WijKopenAutos, ontvangen op 12 juli 2018;

• -

  de reactie op de incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid van Dealerdirect, ontvangen op 16 juli 2018;

• -

  producties 12, 13 en 14 aan de zijde van Dealerdirect, ontvangen op 17 juli 2018;

• -

  de mondelinge behandeling van 19 juli 2018;

• -

  de pleitnota van Dealerdirect;

• -

  de pleitnota van WijKopenAutos.

1.2.

In onderhavige procedure heeft WijKopenAutos op woensdag 18 juli 2018 en donderdag 19 juli 2018 een voorwaardelijke eis in reconventie alsmede een akte wijziging van de voorwaardelijke eis in reconventie ingediend. Uit het proces-verbaal opgemaakt na de mondelinge behandeling van 19 juli 2018 volgt dat partijen het geschil in reconventie reeds hebben beëindigd.

1.3.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Dealerdirect biedt een online-platform aan waarop consumenten hun auto kunnen aanbieden zodat autodealers deze van de consument kunnen inkopen. Dealerdirect faciliteert de totstandkoming van koopovereenkomsten tussen de consument en de dealer. Dealerdirect koopt de auto’s niet zelf in.

2.2.

Een screenshot van de homepagina van Dealerdirect www.ikwilvanmijnautoaf.nl, die is aangehaald door Dealerdirect in haar dagvaarding (randnummer 2.3), is hieronder opgenomen.

2.3.

Dealerdirect Global is houdster van de volgende merkinschrijving:

- de Beneluxmerkregistratie voor het woordmerk ‘IK WIL VAN MIJN AUTO AF’ na een depot van 15 augustus 2017 ingeschreven op 21 maart 2018 onder registratienummer 1030405 voor de klasse 35 (o.m. reclame en bemiddeling bij het leggen van contacten tussen klanten en verkopers van voertuigen), hierna verder te noemen: het woordmerk.

2.4.

Dealerdirect B.V. is houdster van de volgende merkinschrijvingen:

- de Beneluxmerkregistratie voor het gecombineerde woord- en beeldmerk ‘IKWILVANMIJNAUTOAF.NL’, na een depot van 12 oktober 2010, ingeschreven op 10 januari 2011 onder nummer 0888774, voor de klassen 12 (o.m. middelen voor vervoer over land, door lucht of over water) en 35 (o.m. reclame en bemiddeling bij het leggen van contacten tussen klanten en verkopers van voertuigen), hierna verder te noemen: het samengesteld merk.

- De Uniemerkregistratie voor het woordmerk ‘IKWILVANMIJNAUTOAF’, ingeschreven op 14 april 2014 onder registratienummer 012791356 voor de klasse 12 (o.m. ‘vehicles for locomotion by air or water’), hierna verder te noemen: het Uniemerk.

Het woordmerk gehouden door Dealerdirect Global en het samengesteld merk gehouden door Dealerdirect B.V. worden hierna verder gezamenlijk aangeduid als Benelux-merken.

2.5.

Dealerdirect heeft ‘ikwilvanmijnautoaf.nl’ geregistreerd als één van haar handelsnamen.

2.6.

WijKopenAutos maakt onderdeel uit van het internationale concern AUTO1 Group GmbH.

2.7.

WijKopenAutos biedt een online-platform aan waarbij verkopers hun auto kunnen aanbieden aan potentiele autokopers. WijKopenAutos koopt de door verkopers aangeboden auto’s zelf in.

2.8.

Het woordmerk ‘ik wil van mijn auto af’ wordt sinds 13 oktober 2014 als teken vermeld op de Nederlandse website van WijKopenAutos www.wijkopenautos.nl.

2.9.

Een screenshot van drie webpagina’s waarop het woordmerk als teken wordt gebruikt door WijKopenAuto op www.wijkopenautos.nl, die mede als voorbeeld zijn aangehaald door Dealerdirect in haar dagvaarding (randnummer 3.6) en haar pleitnotitie (randnummer 6), is hieronder opgenomen:

2.10.

Bij brief van 8 augustus 2016 heeft de toenmalige advocaat van Dealerdirect namens haar de Belgische vennootschap - gelieerd aan WijKopenAutos - WKA BVBA gesommeerd inbreuk op het samengesteld merk en het Uniemerk te staken. Dealerdirect schrijft onder meer:

“(…). Onze cliënte stelt evenwel vast dat bij een opzoeking op Google met de zoektermen “IKWILVANMIJNAUTOAF.BE”, uw eigen link www.wijkopenautos.be opduikt als eerste zoekresultaat (…).

Bij gebreke aan een nuttige reactie binnen de vooropgestelde tijdsspanne, zullen wij namens onze cliënte de nodige gerechtelijke maatregelen nemen, dit zonder verdere verwittiging.(…).”

2.11.

Bij brief van 12 augustus 2016 heeft de toenmalige advocaat van Dealerdirect namens haar WijKopenAutos gesommeerd inbreuk op het samengesteld merk en het Uniemerk te staken. Dealerdirect schrijft onder meer:

“(…). Onlangs heeft cliënte moeten constateren dat uw onderneming de adwords “ikwilvanmijnautoaf” en “ikwilvanmijnautoaf.nl” gebruikt voor diensten die vrijwel identiek zijn aan de diensten van cliënte. (…).

Om uw onderneming op het internet te presenteren, maakt uw onderneming mede gebruik van de adwords “ikwilvanmijnautoaf” en “ikwilvanmijnautoaf.nl”, om zodoende traffic te genereren naar uw advertentie en vervolgens naar uw website. Echter, de adwords “ikwilvanmijnautoaf en “ikwilvanmijnautoaf.nl” zijn volledig identiek, althans stemmen nagenoeg overeen met de merken van cliënte, (…).

Indien ik deze brief niet uiterlijk 22 augustus 2016 ter akkoord ondertekend van u retour heb ontvangen en u niet tijdig en volledig voldoet aan de in deze brief genoemde verplichtingen, dan is cliënte voornemens een gerechtelijke procedure te starten, met alle kosten van dien. (…).”

2.12.

Bij brief van 22 augustus 2016 heeft de toenmalige advocaat van WijKopenAutos namens haar aan Dealerdirect medegedeeld dat zij geen gevolg zal geven aan de sommatie.

2.13.

Bij brief van 3 mei 2018 heeft de advocaat van Dealerdirect WijKopenAutos gesommeerd om de inbreuk op de Benelux-merken te staken. Dealerdirect schrijft onder meer:

“(…)

Dealerdirect en haar intellectuele eigendomsrechten

Dealerdirect is houder van de volgende merkrechten:

• -

  De Beneluxmerkregistratie voor het woordmerk “IK WIL VAN MIJN AUTO AF”, ingeschreven op 21 MAART 2018 onder registratienummer 1030405, voor de klasse 35;

• -

  De Beneluxmerkregistratie voor het gecombineerde woord- en beeldmerk “IKWILVANMIJNAUTOAF.NL”, ingeschreven op 10 januari 2011 onder registratienummer 0888774, voor de klasse 12 en 35. (…)

Dealerdirect heeft moeten bemerken dat u dezelfde diensten aanbiedt onder andere via uw website wijkopenautos.nl. Daarbij maakt u inbreuk op het Dealerdirect-merk. (…)

Zonder toestemming van Dealerdirect maakt u gebruik van haar merk. (…)

Op 18 april 2018 heeft Dealerdirect u vriendelijk verzocht te stoppen met het gebruik van haar merk en haar handelsnaam. Op 1 mei 2018 heeft u per email aan Dealerdirect meegedeeld “dat er geen onrechtmatig inbreuk wordt gemaakt op uw handelsnaam”. Over de merkinbreuk spreekt u niet.(…).”

2.14.

Op 7 juni 2018 laat WijKopenAutos weten aan Dealerdirect aan deze sommatie geen gevolg te geven.

2.15.

Op 27 juni 2018 heeft WijKopenAutos een vordering tot nietigverklaring/vervallenverklaring ingediend bij het Benelux-Bureau Voor de Intellectuele Eigendom (hierna te noemen: BBIE) tegen het woordmerk.

2.16.

Op 10 juli 2018 heeft het BBIE aan WijKopenAutos bevestigd dat de vordering tot nietigverklaring/vervallenverklaring van het woordmerk ontvankelijk is.

2.17.

Op maandag 16 juli 2018 heeft WijKopenAutos bij het BBIE de gronden ingediend met betrekking tot de ingestelde vordering tot nietigverklaring/vervallenverklaring. Dealerdirect zal in die procedure verweer voeren.

3 Het geschil

3.1.

Dealerdirect vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, WijKopenAutos te veroordelen om met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden, iedere inbreuk op de Benelux-merken, met nevenvorderingen waaronder opgaveverstrekking over het aantal bezoekers van wijkopenautos.nl sinds 1 januari 2016, het Google adwords zoekvolume op de zoekwoorden “ik wil van mijn auto af” of “ikwilvanmijnautoaf”, de organische traffic op https://www.wijkopenautos.nl/auto-verkoop/ik-wil-van-mijn-auto-af/”, de totale organische traffic naar WijKopenAutos.nl op de zoekterm ‘ik wil van mijn auto af’ en ‘ikwilvanmijnautoaf’ en de door WijKopenAutos gemaakte bruto en netto winst met de exploitatie van wijkopenautos.nl, een en ander op straffe van een dwangsom met veroordeling van WijKopenAutos in de proceskosten, waaronder de nakosten, op de voet van artikel 1019h Rv.

3.2.

WijKopenAutos voert gemotiveerd verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader...