Uitspraak Nº C/09/462666 / HA ZA 14-377. Rechtbank Den Haag, 2016-02-24

• Court: Rechtbank Den Haag (Neederland)
• ECLI: ECLI:NL:RBDHA:2016:1831
• Docket Number: C/09/462666 / HA ZA 14-377
• Date: 24 a 2016

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/462666 / HA ZA 14-377

Vonnis in hoofdzaak van 24 februari 2016

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NOOSA AMSTERDAM B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat: mr. L.Ph.J. baron van Utenhove te Den Haag,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DESIR INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd te Midden-Delfland,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat: mr. J.P. Heering te Den Haag.

Partijen zullen hierna worden aangeduid als Noosa en Desir. Voor Noosa is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. M.L.J. van de Braak en mr. J.H.A.M. Klaus, advocaten te Amsterdam. Voor Desir is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. S.M. Wertwijn, eveneens advocaat te Amsterdam.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

• -

  de inleidende dagvaarding van 18 maart 2014;

• -

  de akte houdende overlegging producties van 26 maart 2014 van Noosa, met producties 1 t/m 25;

• -

  het op 1 april 2014 van Noosa ontvangen kostenoverzicht;

• -

  de conclusie van antwoord, tevens eis in reconventie van 2 juli 2014 van Desir, met producties 1 t/m 26;

• -

  het tussenvonnis van 6 augustus 2014, waarbij een comparitie van partijen is bevolen;

• -

  de beschikking van 27 augustus 2014 waarbij de comparitie van partijen nader is bepaald op 17 november 2014;

• -

  de voorafgaand aan de comparitie toegestuurde conclusie van antwoord in reconventie, tevens akte houdende overlegging aanvullende producties van Noosa, met producties 26 tot en met 34;

• -

  de akte overlegging producties van 3 november 2014 van Desir, met producties 27, 28 en 29;

• -

  de aanvullende producties 35 tot en met 40 van Noosa, ontvangen op 14 november 2014;

• -

  de brief van 14 november 2014 van Desir, waarin bezwaar wordt gemaakt tegen producties 35 tot en met 40 van Noosa;

• -

  de op 14 november 2014 van Noosa en van Desir ontvangen kostenoverzichten;

• -

  de (aanvullende) kostenopgaven van Desir (producties 30 en 31) en van Noosa;

• -

  het proces-verbaal van de comparitie van partijen, gehouden op van 17 november 2014 en de door de raadslieden ter comparitie uitgesproken pleitaantekeningen met daarin aan de zijde van Noosa opgenomen een eisvermeerdering;

• -

  de akte na comparitie van partijen van 31 december 2014 van Desir, met producties 32 en 33

• -

  de antwoordakte na comparitie van partijen, tevens akte houdende overlegging aanvullende producties van 11 februari 2015 van Noosa, met producties 41, 42 en 43.

1.2.

Ter comparitie heeft Noosa de aangekondigde conclusie van antwoord in reconventie genomen en haar eis gewijzigd. De zaak is zoals ter comparitie besproken, verwezen naar de rol van 31 december 2014 teneinde Desir de gelegenheid te geven bij akte te reageren op de eisvermeerdering en op producties 35 tot en met 40 van Noosa. Noosa heeft met de antwoordakte van 11 februari 2015 gebruik gemaakt van de conform de instructie van de comparitierechter geboden gelegenheid uitsluitend te mogen reageren op producties 32 en 33 van Desir. De bij de antwoordakte van Noosa gevoegde producties 41, 42 en 43 zijn geweigerd.

1.3.

Ten slotte is vonnis nader op heden bepaald.

2 De feiten

2.1.

Noosa is een in 2010 opgerichte in meerdere landen opererende onderneming die zich bezighoudt met het ontwerp en de productie en verhandeling van sieraden en modeaccessoires.

2.2.

Noosa brengt sinds september 2009 de hieronder weergegeven leren riemen en sinds november 2009 ook de armbanden in diverse kleuren (waaronder gebroken wit, crème, diverse tinten bruin, grijs, zwart en koeienhuid) op de markt (hierna inclusief de in 2.3 genoemde drukkers: de Noosa producten).

2.3.

De producten van Noosa kenmerken zich doordat daarop verschillende drukkers kunnen worden geplaatst. Deze drukkers, door Noosa aangeduid als chunks of chunk drukkers, zijn aan de bovenzijde voorzien van een decoratie uitgevoerd in bijvoorbeeld metaal, steen of keramiek, vaak met een uitheems karakter. Noosa biedt ongeveer 275 verschillende drukkers aan.

2.4.

Noosa is houdster van de volgende modelregistraties:

- het onder nummer 38243-01 ingeschreven Beneluxmodel voor een riem (hierna: Bx-model brede riem), gedeponeerd op 3 augustus 2009 en ingeschreven op 7 mei 2010, dat de hieronder weergegeven afbeeldingen bevat;

- het onder nummer 38243-02 ingeschreven Beneluxmodel voor een drukknoop (hierna: Bx-model drukker), eveneens gedeponeerd op 3 augustus 2009 en ingeschreven op 7 mei 2010, dat de hieronder weergegeven afbeeldingen bevat;

- het op 15 december 2010 aangevraagde en onder nummer 001250088-0001 geregistreerde Gemeenschapsmodel voor een riem (hierna: G-model brede riem), dat de hieronder weergegeven afbeeldingen bevat;

- het op 15 december 2010 aangevraagde en onder nummer 001259378-0001 geregistreerde Gemeenschapsmodel (hierna: het G-model enkele armband) voor armbanden en versieringen voor lederwaren, dat de hieronder weergegeven afbeelding bevat;

2.5.

Noosa is houdster van de volgende “Noosa” merkregistraties (hierna: de NOOSA merken):

- het Beneluxwoordmerk NOOSA, gedeponeerd op 29 november 2007 en ingeschreven op 7 april 2008 onder nummer 0836297, voor waren in de klassen 14 (onder meer voor sieraden), 18 (onder meer voor tassen, koffers en portemonnees), en 25 (onder meer voor ceinturen, riemen, kledingstukken en schoeisel);

- het Gemeenschapswoordmerk NOOSA, gedeponeerd op 3 november 2009 en geregistreerd op 1 juni 2010 onder nummer 008659641, in de klassen 14, 18 en 25 voor vergelijkbare waren als hiervoor vermeld;

2.6.

Noosa is tevens houdster van de volgende “Chunk” merkregistraties (hierna: de

CHUNK merken):

- het Beneluxwoordmerk CHUNK, gedeponeerd op 29 december 2011 en ingeschreven op 7 maart 2014 onder nummer 1239138, voor waren in de klassen 14 (onder meer voor sieraden, versierselen voor riemen van edele metalen en sierspelden), 18 (onder meer voor (kunst)leder en daaruit vervaardigde producten en paraplu’s), 25 (onder meer voor kleding en schoeisel), en 26 (onder meer voor knopen, drukknopen en versierselen voor hoeden, schoeisel en kleding (niet van edelen metalen) en gespen voor ceinturen);

- het Beneluxwoordmerk CHUNK, gedeponeerd op 22 maart 2013 en ingeschreven op 26 maart 2013 onder nummer 0935137, voor waren in klassen 14 en 26 (vergelijkbaar met de waren vermeld bij voornoemd CHUNK merk) en diensten in klasse 35 (onder meer voor detailhandeldiensten, alsmede assistentie inzake commerciële zaken bij het verhandelen van sieraden, horloges en drukknopen);

- het Gemeenschapswoordmerk CHUNK, gedeponeerd op 22 maart 2013 en geregistreerd op 22 augustus 2013 onder nummer 011681525, voor waren en diensten zoals hiervoor genoemd in de klassen 14, 26 en 35;

- de internationale merkregistratie voor het woordmerk CHUNK, geregistreerd op 28 juni 2012 onder nummer 1142072, voor waren en diensten zoals hiervoor genoemd in de klassen 14, 18, 25 en 26, met bescherming voor Australië, de Europese Unie, Noorwegen, Turkije, de Verenigde Staten van Amerika en Zwitserland.

2.7.

Desir is opgericht in mei 2013 en is een voortzetting van de als eenmanszaak onder de (handels)naam Désir International gevoerde onderneming van mevrouw [naam] .

2.8.

Desir is via postorder en internet actief in de detailhandel op het gebied van kleding en modeartikelen. Zij exploiteert een webshop en gebruikt daarvoor de website www.desir.nl, waarop onder meer als “chunk sieraden” aangeduide producten worden aangeboden. Het gaat daarbij onder meer om riemen en armbanden waar drukkers op kunnen worden geplaatst, op dezelfde wijze als bij de hierboven besproken Noosa producten. Hieronder is een aantal van de door Desir aangeboden producten weergegeven (hierna: de Desir producten). Desir biedt in ieder geval de Desir enkele armband aan in diverse kleuren waaronder kastanjebruin, rotan gevlochten, zwart, paars, camel bruin, grijs, wit craquelé en koeienhuid bruin.

2.9.

Desir is houdster van het Beneluxwoordmerk CHUNK, op 5 december 2011 geregistreerd onder nummer 0911873 voor waren en diensten in de klassen 14 (sieraden), 26 (drukknopen) en 35 (reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten). Zij was voorts – tot de vernietiging op 10 december 2014, zie hierna 2.12 – houdster van het Gemeenschapswoordmerk CHUNK, op 28 juni 2012 geregistreerd onder nummer 010542447 voor waren en diensten in de klassen 14, 26 en 35. Voordien stonden deze merken op naam van [naam] .

2.10.

Bij brief van 14 december 2011 is Desir door Noosa aangeschreven. Noosa wijst in die brief op haar armbanden, riemen en drukkers en de daarop rustende auteurs- en modelrechten en verzoekt Desir te verklaren dat zij de inbreuk, die Desir volgens haar maakt door de verhandeling van nagenoeg identieke producten, zal staken. In een reactie per email van 21 december 2011 laat Desir weten dat zij niet aan het verzoek zal voldoen omdat er volgens haar geen sprake is van inbreuk. Het verzoek van Noosa wordt bij brief van 12 januari 2012 herhaald.

2.11.

Bij brief van 20 februari 2014 is Desir door Noosa opnieuw aangeschreven en gesommeerd de inbreuk op haar auteurs-, model- en merkrechten en de slaafse nabootsing te staken, de inbreukmakende producten te (laten) vernietigen en de door Desir te kwader trouw geregistreerde merken door te halen. Desir heeft op de sommatiebrief niet gereageerd.

2.12.

Bij beslissing van 10 december 2014 heeft de Cancellation Division van het Harmonisatiebureau voor de interne markt (hierna: CD/OHIM) het Gemeenschapsmerk CHUNK van Desir nietig verklaard, op grond van de bevinding dat het merk te kwader trouw was aangevraagd.

2.13.

Noosa heeft de volgende advertentie van Desir overgelegd:

2.14.

Noosa heeft onder meer de volgende pagina van de website www.desir.nl overgelegd:

Op een andere pagina staat voorts:

“Desir is een online sieraden winkel met goedkope (…) armbanden, chunks drukkers die passen op armbanden van Noosa Amsterdam, (…)”

2.15.

Noosa heeft afbeeldingen overgelegd van armbanden die recent in de markt...