Uitspraak Nº C/09/534958 / HA ZA 17-671. Rechtbank Den Haag, 2019-08-07

ECLIECLI:NL:RBDHA:2019:8073
Docket NumberC/09/534958 / HA ZA 17-671
Date07 Agosto 2019
CourtRechtbank Den Haag (Neederland)

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/534958 / HA ZA 17-671

Vonnis van 7 augustus 2019

in de zaak van

1 TOMTOM INTERNATIONAL B.V.,

te Amsterdam,

2. TOMTOM NV,

te Amsterdam,

eiseres,

advocaat mr. N.A. Winthagen te Amsterdam,

tegen

MKB ONDERNEMERS B.V.,

te Rotterdam,

gedaagden,

advocaat mr. G. te Winkel te Amsterdam.

Partijen zullen hierna TomTom c.s. en MKBO genoemd worden en eiseressen ook afzonderlijk TomTom IBV en TomTom NV.

.

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het vonnis in incident van 1 november 2017,

  • -

    de beschikking van 28 december 2017 waarbij de comparitie van partijen is bepaald op 26 juni 2018,

  • -

    de beschikking van 26 juni 2018 waarbij de voortzetting van de comparitie is bepaald op 23 juli 2018,

  • -

    de akte aanvullende producties van TomTom c.s. met producties 41 tot en met 44,

  • -

    de brief van MKBO van 21 juni 2018 met producties 5 en 6,

  • -

    het proces-verbaal van de op 26 juni 2018 gehouden en op 23 juli 2018 voortgezette comparitie van partijen en de daarin verder genoemde stukken.

1.2.

Het proces-verbaal van comparitie is met instemming van partijen buiten hun aanwezigheid opgemaakt. Partijen hebben geen gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid om opmerkingen te maken over het proces-verbaal.

1.3.

Ten slotte is een datum voor het wijzen van vonnis bepaald.

2 De feiten
2.1.

TomTom IBV behoort tot de groep van vennootschappen die onderdeel uitmaakt van de onderneming van TomTom NV. TomTom c.s. voert de handelsnaam TomTom.

2.2.

TomTom c.s. houdt zich bezig met de ontwikkeling en wereldwijde levering van producten en diensten op het gebied van navigatie en het (al dan niet geautomatiseerd) verstrekken van reis- en vervoersgerelateerde informatie voor consumenten en bedrijven. TomTom c.s. ontwikkelt en verkoopt eveneens B2B producten op het gebied van mobiliteit zoals de “fleet management” tool genaamd Webfleet. Deze tool biedt ondernemers assistentie bij het bijhouden van administratie omtrent rijgedrag, parkeerlocaties en het aanleveren van gereden kilometeroverzichten.

2.3.

TomTom IBV is houdster van de hierna genoemde merkregistraties (hierna: gezamenlijk aangeduid als de TomTom-merken, de Beneluxmerkregistraties afzonderlijk als de TomTom-Beneluxmerken en het Uniemerk en de internationale merkregistratie met gelding in de Europese Unie afzonderlijk als de TomTom-Uniemerken):

- het Beneluxwoordmerk TOMTOM met registratienummer 0722339, op 1 mei 2003 geregistreerd voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42;

- het Beneluxwoordmerk TOMTOM met registratienummer 0798026, op 7 april 2006 geregistreerd voor waren en diensten in de klassen 9, 38, 39, 41, 42 en 45;

- het hieronder afgebeelde internationale beeldmerk met registratienummer 0969888 met gelding in de Europese Unie, op 21 augustus 2007 geregistreerd voor waren en diensten in de klassen 9, 38, 39 en 42:

- het hieronder afgebeelde Beneluxbeeldmerk met registratienummer 0842189, op 21 april 2008 geregistreerd voor waren en diensten in de klassen 9, 38, 39 en 42:

- het hieronder afgebeelde Uniebeeldmerk met registratienummer 007072689, op 9 maart 2010 geregistreerd voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 38, 39 en 42:

2.4.

In de klasse 9 zijn alleTomTom-merken ingeschreven voor - onder andere - de volgende waren: hardware en software te gebruiken met (satelliet en/of GPS) navigatiesystemen; hardware en software ten behoeve van reisinformatiesystemen voor het verstrekken of weergeven van reisadviezen en/of informatie over benzinestations, parkeergarages en -terreinen, restaurants, autobedrijven en andere reis- en vervoers-gerelateerde informatie; hardware en software voor informatiemanagement ten behoeve van de vervoers- en verkeerssector. De TomTom-merken zijn (voor zover ingeschreven) in de klasse 39 alle ingeschreven voor - onder andere - de volgende dienst: het verschaffen van informatie met betrekking tot reizen. De TomTom-merken worden intensief gebruikt voor producten en diensten op het gebied van navigatie en het (al dan niet geautomatiseerd) verstrekken van reis- en vervoersgerelateerde informatie.

2.5.

De TomTom-merken zijn in licentie gegeven aan alle rechtspersonen binnen de TomTom-groep, waaronder TomTom NV, met het recht om zelfstandig een verbod en/of schade te vorderen.

2.6.

MKBO exploiteert een onderneming, tot voor kort onder de handelsnaam MKB Brandstof, die het voor ondernemers gemakkelijk maakt om een efficiënte financiële administratie in verband met tanken, parkeren en autowassen te voeren. Daartoe geeft zij in samenwerking met Travelcard een autopas uit (hierna: de pas) waarmee overal in Nederland getankt kan worden. Voorts levert zij onder meer een online applicatie (“app”) die het gemakkelijk maakt parkeerkosten te betalen en te administreren.

2.7.

De heer [A] , directeur van MKBO (hierna: [A] ), is oprichter en eigenaar van MKBO.

2.8.

MKBO heeft vanaf eind 2009 intensief reclame gemaakt voor haar producten en diensten via radiocommercials, waartoe zij de fictieve persoon Tom de Ridder als “advertising character” heeft geïntroduceerd. Op 10 december 2010 is TOM DE RIDDER als Beneluxwoordmerk ingeschreven door MKBO.

2.9.

In de loop van 2015 heeft MKBO besloten dat zij haar marketing profilering wil herzien omdat MKB Brandstof de lading van haar diensten niet meer dekte. In dat verband heeft zij in juli 2015 een merkbeschikbaarheids-onderzoek laten verrichten.

2.10.

Op 20 november 2015 heeft [A] gesproken met de heer [B] , destijds Director HR Consumer BU & LTP / Service Unit HR van TomTom c.s. (hierna: [B] ). Inmiddels is [B] niet meer werkzaam bij TomTom c.s.

2.11.

[A] heeft op 22 januari 2016 aan [B] een e-mail gestuurd waarin is opgenomen:

“Thanks for the opportunity to explain for the colleague you mentioned, the changes we want to introduce in our branding hierarchy.

  • -

    Right now we carry two brands, MKB Brandstof (our main brand) and Tom de Ridder (our advertising character). In the market, Tom de Ridder has a stronger brand awareness than MKB Brandstof, after many years of radio advertising.

  • -

    Furthermore, MKB Brandstof is a descriptive name. This puts limits on our emotional brand values - plus the description is no longer valid:
    - we do not serve Medium Enterprises, only Small Enterprises and selfemployed people
    - we offer not only gasoline but also parking and carwash

  • -

    Therefore we want to change our name. There we face the problem that a rebranding campaign does not bring in new customers. Our margins are so slim that we can not afford such a paid campaign.

  • -

    Hence we will change our name to Tom. The moment we do this, we will tell the press that Tom de Ridder will no longer be heard on radio. This will bring us the free publicity we need to transfer the brand awareness from Tom de Ridder to Tom (the shorthand version that has been in use for years as well).

  • -

    Opposed to MKB Brandstof, the new Tom will revolve around pull marketing, sympathy, social media and sponsoring. Our paid advertising will be limited and no longer be product focused (except for search engine marketing). It will put the spotlight on our community of 45.000 entrepreneurs, and encourage them to support each other.

  • -

    The product delivery of Tom (billing & collections) will remain MKB Brandstof branded, at least for now: Tom by MKB Brandstof.

Although the transition to Tom is not a big step, we like to eliminate upfront any chance of confusion with the TomTom brand. Given the brand values and associations, that chance is not big either - but we feel it is necessary to make explicit together how we can place Tom at maximum distance from TomTom (logo, colours, typography, slogans, etc.). We are prepared to commit ourselves to guidelines that protect your brand from possible confusion.

Would it be possible to plan a meeting with your colleague, to discuss possible guidelines?”

2.12.

Op 25 februari 2016 heeft [A] telefonisch een gesprek gevoerd met mevrouw [C] , vice-president IP van TomTom c.s. (hierna: [C] ), welk gesprek hij - buiten medeweten van [C] - heeft opgenomen. Tijdens het gesprek is - onder meer - het volgende gezegd:

“ [C] : You are looking to uhm rebrand your… your… your company, as I understand it?

[A] : Yes.

[C] : And… uhm… you… you want to make use of the name Tom.

[A] : Yes, that is correct, yeah.

[C] : Okay. Uhm, can you explain to me, I'm a bit, I'm a bit confused 'cause I have looked at some of the stuff that you're doing and around your fuel […?...] and stuff like that and that to my mind sits uncomfortably close with a number of initiatives that… that we have. Uhm, so I'm just... uhm, where, why Tom? Uhm, do you have some history with this name? What… what's the… what's the connection?

[A] : Yes. Well, I've… I've… uhm… uhm… I have explained that in my uhm, e-mail uhm, to uhm... [B] , [B] , and… I understood he, he forwarded this email to you, and two days ago, I…

[C] : Uhm... yeah, we've… was that in Dutch?

[A] : No, it was in, in English.

[C] : In English, okay no, I am uhm I'm sorry, I haven't uhm picked up on that.

(…)

[C] : Perhaps you can explain.

[A] : Yeah, sure. Uhm… Uhm, we are using, uhm, the name Tom uhm for a few years now and we, we've also registered uhm... Tom de Ridder as a, as a brand name. Tom de Ridder is our uhm – Tom the Knight, in English, hahaha, but, but in Dutch it's Tom de Ridder – uhm and he is our uhm… advertising uhm… character, for a few years now in a, in a massive uhm, radio campaign in the Netherlands.

(…)

And… uhm… we, we want to maintain, uhm, the brand awareness of uhm, of Tom. Uhm, but we want to, to...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT