Uitspraak Nº C/09/569413 / HA ZA 19-236. Rechtbank Den Haag, 2020-03-25

• ECLI: ECLI:NL:RBDHA:2020:2734
• Date: 25 Marzo 2020
• Docket Number: C/09/569413 / HA ZA 19-236
• Court: Rechtbank Den Haag (Neederland)

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/569413 / HA ZA 19-236

Vonnis van 25 maart 2020

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht

GRENZENLOS DIREKT HANDELS-GMBH,

te Innsbruck, Oostenrijk,

eiseres in de hoofdzaak en in het incident tot het treffen van een provisionele voorziening,

advocaat mr. M.W. Rijsdijk te Amsterdam,

tegen

365 NORDIC OUTDOOR B.V.,

te Amsterdam,

gedaagde in de hoofdzaak en in het incident tot het treffen van een provisionele voorziening,

advocaat mr. M. Schut te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Grenzenlos Direkt en 365 Nordic Outdoor genoemd worden.

De zaak is voor Grenzenlos Direkt behandeld door haar advocaat voornoemd en mr. M.W. Wiegerinck, advocaat te Amsterdam en voor 365 Nordic Outdoor door haar advocaat voornoemd en mr. L. Oranje, advocaat te Amsterdam.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 25 januari 2019, met producties 1 tot en met 13;
- de conclusie van antwoord, met producties 1 tot en met 26;
- het tussenvonnis van 24 juli 2019 waarbij een comparitie van partijen is bepaald;
- de akte overlegging producties van Grenzenlos Direkt, met producties 14 tot en met 24;
- de brief van 365 Nordic Outdoor van 22 augustus 2019 met als bijlage een aanvullend proceskostenoverzicht;
- het e-mailbericht van 365 Nordic Outdoor van 29 augustus 2019 inhoudende een verzoek aan de rechtbank om de door Grenzenlos Direkt ingediende akte overlegging producties (met producties 14 tot en met 24) buiten beschouwing te laten, voor zover daarin méér besloten ligt dan een opsomming van de producties en een korte toelichting op de relevantie daarvan;
- het e-mailbericht van de rechtbank van diezelfde datum waarin aan partijen is meegedeeld dat, voorzover de akte overlegging producties van Grenzenlos Direkt nadere standpunten en een reactie op de verweren van de zijde van 365 Nordic Outdoor inhoudt, de rechtbank deze geen deel laat uitmaken van het procesdossier en zij de akte in dat opzicht als niet méér beschouwt dan als een aankondiging van de punten die Grenzenlos Direkt tijdens de comparitie van partijen naar voren wil brengen;
- het e-mailbericht van Grenzenlos Direkt van 4 september 2019 met als bijlage een aanvullende kostenspecificatie;
- de brief van 365 Nordic Outdoor van 4 september 2019 met als bijlage een aanvullend proceskostenoverzicht;
- het met toestemming van partijen buiten hun aanwezigheid opgemaakte proces-verbaal van de comparitie van partijen van 6 september 2019;
- het door 365 Nordic Outdoor op 19 september 2019 ingediende B16-formulier, waarin 365 Nordic Outdoor meedeelt dat partijen geen minnelijke regeling hebben kunnen bereiken en zij de rechtbank daarom verzoeken vonnis te wijzen;
- de brief van Grenzenlos Direkt van 1 oktober 2019, waarin zij opmerkingen plaatst bij het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 6 september 2019;
- de brief van 365 Nordic Outdoor van diezelfde datum, waarin zij opmerkingen plaatst bij genoemd proces-verbaal.

1.2.

Vonnis is nader bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

Grenzenlos Direkt is houdster van het Uniewoordmerk NORDCAP, dat op 10 december 2009 is gedeponeerd en op 4 mei 2010 (met nummer 008747388) is geregistreerd voor onder meer waren in klasse 25 (kleding, schoeisel, hoofddeksels).

2.2.

Grenzenlos Direkt biedt haar producten die zijn voorzien van dit merk, waaronder jassen en truien, onder meer op de volgende manieren aan:
- middels een offline en online postorderconstructie; geïnteresseerden kunnen zich als ‘member’ aanmelden en vervolgens via een bon uit een catalogus of via een website (www.personalshop.com) bestellingen plaatsen;
- op websites als www.vorteilshop.com. www.amazon.com, www.ladenzeil.de, www.shopping24.de en www.nordcap-sport.com;
- in in Oostenrijk gevestigde winkels;
- in advertenties en mailings.

De klanten van Grenzenlos Direkt bevinden zich voornamelijk in Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en Nederland.

2.3. 365

Nordic Outdoor laat outdoor kleding, voornamelijk jassen, produceren in China. Deze kleding verkoopt 365 Nordic Outdoor vervolgens aan groothandels. Deze groothandels verkopen de betreffende kleding weer door aan marktpartijen die ze in fysieke winkels of online (al dan niet via partners als bol.com) verkopen.

2.4. 365

Nordic Outdoor is op 29 mei 2015 met deze activiteiten van start gegaan. De onderneming wordt gedreven door twee personen die tevens de indirect bestuurders van 365 Nordic Outdoor zijn.

2.5. 365

Nordic Outdoor is houdster van het volgende Beneluxwoord/beeldmerk, dat op 23 juni 2015 is gedeponeerd en op 9 september 2015 (met nummer 0977681) is geregistreerd voor – onder meer – waren in klasse 25:

2.6.

Op 6 juni 2016, 21 december 2016, 29 maart 2017 en 31 maart 2017 heeft 365 Nordic Outdoor dit woord/beeldmerk ook laten registreren in achtereenvolgens Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Oostenrijk.

2.7.

Een deel van de kleding die 365 Nordic Outdoor bij de start van haar onderneming is gaan verkopen, was voorzien van het hiervoor onder 2.5 afgebeelde woord/beeldmerk.

2.8.

Bij brief van 25 september 2017 heeft de Duitse advocaat van Grenzenlos Direkt, met een beroep op onder andere de onder 2.1 weergegeven merkregistratie, 365 Nordic Outdoor gesommeerd het gebruik van het teken NORD CAPE in de Europese Unie te staken.

2.9.

Bij brief van 6 oktober 2017 heeft 365 Nordic Outdoor Grenzenlos Direkt laten weten dat zij meent geen inbreuk te maken op het recht van Grenzenlos Direkt op het woordmerk NORDCAP en haar voorts het volgende bericht:
‘However, my client is a small start-up company having no interest at all to be involved in a prolonged legal battle, which will be costly and time consuming for both parties. Solely for this reason it has decided that it will adapt its mark such that it no longer includes the reference to the North Cape’.

2.10.

Op 6 oktober 2017 heeft 365 Nordic Outdoor zowel het Beneluxwoordmerk NORDBERG gedeponeerd (inschrijfnummer 1022326) als het hieronder afgebeelde Beneluxwoord/beeldmerk (inschrijfnummer 1022377), beide voor waren in klasse 25:

2.11.

Grenzenlos Direkt heeft 365 Nordic Outdoor op 26 oktober 2017 in Duitsland in een voorlopige voorzieningenprocedure betrokken en vervolgens op 15 december 2017 in een bodemprocedure.

2.12.

Op 16 november 2017 hebben de indirect bestuurders van 365 Nordic Outdoor een ‘Cease and Desist Declaration’ getekend, waarin onder meer het volgende is opgenomen:
‘(1) From the day of signing this declaration 365 Nordic Outdoor B.V. will not import, purchase, have in stock, offer for sale or sell any clothing products under the sign “NORD CAPE” in Germany, and will not use that sign in Germany for advertising purposes related to clothing;
(2) For each individual case of non-compliance with the commitment to cease and desist set out under (1), 365 Nordic Outdoor B.V. will pay a contractual penalty of up to a maximum of € 7.500,-, which is to be fixed for the individual case by grenzenlos direkt Handelsgesellschaft mbH and to be checked by the District Court Munich I for adequacy of the amount.’

2.13.

Op 26 januari 2018 heeft 365 Nordic Outdoor het in 2.10 afgebeelde woord/beeldmerk ook als Uniemerk geregistreerd.

2.14.

Bij brief van 10 augustus 2018 heeft de Nederlandse advocaat van Grenzenlos Direkt 365 Nordic Outdoor gesommeerd om het direct en indirect gebruik van het teken NORD CAPE en ieder verwarringwekkend soortgelijk teken in de Europese Unie te staken en een verklaring te tekenen waarin 365 Nordic Outdoor, op straffe van verbeurte van een boete, toezegt i. aldus te handelen, ii. rekening en verantwoording te zullen afleggen, iii. een ‘recall’ en vernietiging van inbreukmakende producten te zullen organiseren, iv. een rectificatie op haar website te zullen plaatsen en deze te zullen versturen aan personen en ondernemingen aan wie de inbreukmakende producten te koop zijn aangeboden en v. een voorschot op schadevergoeding te zullen voldoen.

2.15.

Bij brief van 29 augustus 2018 heeft de Nederlandse advocaat van 365 Nordic Outdoor aan de advocaat van Grenzenlos Direkt – onder meer – laten weten dat 365 Nordic Outdoor, nadat zij op 25 september 2017 door de Duitse advocaat van Grenzenlos Direkt was aangeschreven, besloten heeft het merk NORD CAPE los te laten en zij het gebruik van dat merk ook daadwerkelijk heeft gestaakt.

2.16.

Bij brief van 11 september 2018 heeft de advocaat van 365 Nordic Outdoor aan de advocaat van Grenzenlos Direkt een op diezelfde datum door de indirect bestuurders van 365 Nordic Outdoor ondertekende onthoudingsverklaring verstrekt, waarin, voor zover thans van belang, het volgende is opgenomen:
‘1. 365 Nordic Outdoor (…) heeft in het jaar 2017 kledingstukken op de markt gebracht onder het teken NORD CAPE. (…)
3. 365 Nordic Outdoor (…) meent dat geen sprake is van inbreuk, maar heeft om conflict te vermijden besloten het gebruik van het teken NORD CAPE geheel te staken, en heeft dat ook meegedeeld aan Grenzenlos Direkt (…) bij brief van 6 oktober 2017. (…)
6. Hierbij zegt 365 Nordic Outdoor (…) onvoorwaardelijk toe elk gebruik in het economisch verkeer van het teken NORD CAPE ter onderscheiding van waren te staken en gestaakt te houden, zulks met betrekking tot de gehele EER met uitzondering van Duitsland (waarvoor reeds een afzonderlijke onthoudingsverklaring is afgelegd).

7. Bij overtreding van de verplichting onder (6) zal 365 Nordic Outdoor (…) aan Grenzenlos Direkt (…) een onmiddellijk opeisbare boete betalen van EUR 300,- per product dat in strijd met deze verplichting wordt aangeboden of verkocht, dan wel per dag dat de overtreding voortduurt, zulks ter keuze van Grenzenlos Direkt (…)’.

2.17.

De door Grenzenlos Direkt in Duitsland aangespannen...