Uitspraak Nº C/13/589826 / HA ZA 15-600. Rechtbank Amsterdam, 2017-03-08

Datum uitspraak: 8 maart 2017
Uitgevende instantie::Rechtbank Amsterdam
 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rolnummer: C/13/589826 / HA ZA 15-600

Vonnis van 8 maart 2017

in de zaak van

[eiser] ,

wonende te [woonplaats] ,

eiser in conventie,

verweerder in reconventie,

advocaat mr. M. Dorgelo te Amsterdam,

tegen

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht

OTAZU LICENSE LTD.,

gevestigd te Heywood House, South Hill, Anguilla,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaten mr. L. Oosting en mr. M.R.A. Poulie te Amsterdam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

OTZ B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. A.J. Gieske te Amsterdam,

3. [gedaagde sub 3],

wonende te [woonplaats] ,

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

advocaten mr. L. Oosting en mr. M.R.A. Poulie te Amsterdam,

4. [gedaagde sub 4],

wonende te [woonplaats] ,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. A.J. Gieske te Amsterdam.

Eiser zal hierna [eiser] worden genoemd. Gedaagden zullen hierna gezamenlijk [gedaagden gezamenlijk] en ieder afzonderlijk [eiser] , OTZ, [gedaagde sub 3] en [gedaagde sub 4] worden genoemd.

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    de gelijkluidende dagvaardingen van 10 maart 2015, met incidentele vordering tot het treffen van een voorlopige voorziening ex artikel 223 Rv,

  • -

    de akte houdende nadere producties van Otazu van 8 juli 2015,

  • -

    de dagvaarding van 12 augustus 2015, waarbij de aan Otazu License gerichte dagvaarding, bij gebreke van een bekend kantoor- of vestigingsadres in Nederland, aan het parket van het Openbaar Ministerie is betekend,

  • -

    de rolbeslissing van 23 december 2015, waarbij aan gedaagden wegens klemmende redenen uitstel is verleend voor het indienen van een akte van antwoord,

  • -

    de conclusie van antwoord van gedaagden in de hoofdzaak en antwoord in het incident, tevens eis in reconventie met incidentele vordering tot het treffen van een voorlopige voorziening, van 3 februari 2016,

  • -

    de conclusie van antwoord in het incident in reconventie van 16 maart 2016,

  • -

    de rolbeslissing van 20 april 2016, waarbij een comparitie van partijen is bepaald,

  • -

    het proces-verbaal van comparitie van 8 september 2016, met de daarin genoemde processtukken,

  • -

    de brieven van partijen naar aanleiding van het proces-verbaal,

  • -

    de akte van Otazu License Ltd. c.s. van 5 oktober 2016.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten
2.1.

[eiser] was enig bestuurder en aandeelhouder van de vennootschap Roca Holding B.V. (hierna: Roca Holding). Via Roca Holding was [eiser] onder meer bestuurder van de vennootschappen Otazu B.V. (opgericht in 1993), Dreamland Pvt en Otazu International B.V. (hierna: Otazu International). Otazu International was de houder van de woordmerken OTAZU en [merk 1] . Via deze vennootschap dreef [eiser] een onderneming gericht op onder meer de verkoop van sieraden.

2.2.

Eind 2008 is de onderneming van [eiser] in financiële problemen geraakt. [eiser] heeft toen [gedaagde sub 3] benaderd met de vraag om hem te helpen de onderneming er weer bovenop te helpen.

2.3.

[gedaagde sub 3] was indirect bestuurder van de vennootschap RO3 B.V. (hierna: RO3). Bestuurder en enig aandeelhouder van RO3 was Timore Trade B.V. (hierna: Timore Trade). Bestuurder en enig aandeelhouder van Timore Trade is Timore B.V. (hierna: Timore). Bestuurder en enig aandeelhouder van Timore is Krabeh B.V., waarvan [gedaagde sub 3] bestuurder en enig aandeelhouder is. [gedaagde sub 3] is de natuurlijke persoon achter alle voornoemde vennootschappen.

2.4.

Bij overeenkomst van 14 januari 2009 zijn [eiser] (in de overeenkomst aangeduid als: [eiser] ), Dreamland Pvt en RO3 het volgende, voor zover hier van belang, overeengekomen:

  1. [eiser] will sell his existing companies to a third party;

  2. [eiser] agrees to enter into a worldwide agreement with RO3 regarding everything he designs (e.g. bijoux, bags, shoes, interior design) with immediate effect;

  3. [eiser] will transfer all the brand names, all the trademarks, the rights to the name/brand ‘ [eiser] ”, the name/brand ‘ [merk 2] ’, the name/brand ‘Otazu’, (…) and the intellectual property for everything he will design from the start of this agreement to RO3;

  4. The production, management and distribution of [eiser] ’s designs will be organized by RO3;

  5. [eiser] will sell 100% of the shares of Dreamland Pvt to RO3 for € 1,-:

  6. All government will be done by RO3; [merk 4] will not be be authorized to decide on behalf of RO3;

(…)

12. [eiser] will have the right to buy 60% of the shares of RO3 after 2 years; all voting rights of the 60% shares that [eiser] might buy stay with RO3 as long as RO3 still owns 40% of the shares;

13. After 2 years [eiser] will have the right to buy the other 40% of the shares of RO3;

14. [eiser] will be employed by RO3;

15. RO3 will pay [eiser] a license fee of 20% over te next annual profit as shown in the annual statements: the payment of license fee will start in 2010;

16. If and when [eiser] buys a percentage of the shares of RO3 the payment of license fee will end on that date;

(…)

The agreement shall be governed by and construed in acceptance with the laws of The Netherlands.

2.5.

In januari 2009 is de activa van Otazu B.V. overgedragen aan RO3 en per
22 januari 2009 is [eiser] in het handelsregister uitgeschreven als houder van de aandelen in Roca Holding. Pashy Holding B.V. (hierna: Pashy Holding) is daarna gaan handelen als eigenaar van de aandelen in de vennootschappen Roca Holding, Otazu B.V. en Otazu International. In een brief van 27 februari 2009 heeft Pashy Holding, namens Otazu International en Otazu B.V., aan RO3 en Timore bevestigd dat op 1 februari 2009 is overeengekomen dat de merken en handelsnamen verwijzend naar OTAZU, [merk 2] en [merk 3] aan Timore worden verkocht. Timore heeft vervolgens aan RO3 een licentie voor het gebruik van deze merken en handelsnamen verleend.

2.6.

Omtrent 1 februari 2009 is [eiser] in dienst van RO3 getreden. [eiser] was bij RO3 onder andere verantwoordelijk voor het ontwerpen van producten en voor de promotie daarvan wereldwijd.

2.7.

Op 9 april 2009 is de naam van Otazu B.V. gewijzigd in Silas II en is de naam van Otazu International gewijzigd in Silas III. Op 30 juni 2009 is Silas II failliet verklaard, gevolgd door het faillissement van Silas III op 14 juli 2009. Met ingang van 14 juli 2009 is ook Roca Holding failliet verklaard.

2.8.

In september 2009 heeft RO3 onder het teken ‘ [merk 2] ’ sieraden op de markt gebracht.

2.9.

De curator in het faillissement van Silas I en Silas II heeft de op 1 februari 2009 door Pashy Holding met Timore gesloten overeenkomst (zie 2.5) niet erkend. Bij overeenkomst van 11 maart 2011 heeft de curator alsnog de rechten op de merken OTAZU en [merk 1] voor een bedrag van € 70.000,-- aan Timore verkocht. Het betreft de volgende merkrechten:

- Het woordmerk “OTAZU” zoals geregistreerd bij het United States Patent and Trademark

Office (USPTO) voor de klasse 14, onder inschrijvingsnummer 2728594;

- Het woordmerk “OTAZU” zoals geregistreerd bij het Canadian Intellectual Property Office voor de klassen 14, 18 en 25 onder inschrijvingsnummer TMA656702;

- Het woordmerk “OTAZU” zoals geregistreerd bij het Instituto Mexicano de la Propriedad

Industrial voor de klassen 14, onder inschrijvingsnummer 817217;

- Het woordmerk “OTAZU” zoals geregistreerd bij het Instituto Nacional de la Propiedad

Industrial (Argentinië) voor de klassen 14 onder inschrijvingsnummer 2060849;

- Het woordmerk “OTAZU” zoals geregistreerd bij het Harmonisatiebureau voor de interne

markt voor de klassen 14, 18 en 25 onder inschrijvingsnummer 2973667;

- Het woordmerk “OTAZU” zoals geregistreerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom voor de klassen 14, 18 en 25 onder inschrijvingsnummer 0673316;

- Het woordmerk “OTAZU” zoals geregistreerd bij de Wereld Organisatie voor de

Intellectuele Eigendom voor de klassen 14, 18 en 25 onder inschrijvingsnummer 795584 en in ieder geval geformaliseerd en omgezet in een nationale registratie in de volgende landen:

Australië, China, Cyprus, Dominicaanse Republiek, Georgië, Japan, Noorwegen, De Russische Federatie; Singapore, Turkije en Zwitserland;

- Het woordmerk “ [merk 1] ” zoals geregistreerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom voor de klassen 9, 14, 18 en 20 onder inschrijvingsnummer [inschrijvingsnummer] ;

2.10.

Op 21 juni 2011 heeft Timore bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT