Cassatie van Supreme Court (Netherlands), 11 de Julio de 2008

• Datum uitspraak: 11 de Julio de 2008
• Uitgevende instantie: Supreme Court (Netherlands)

11 juli 2008

Eerste Kamer

Nr. C07/034HR

RM/MD

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

1. de (voormalige) commanditaire vennootschap MAKRO ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL C.V.,

gevestigd te Diemen,

2. METRO CASH & CARRY B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

3. REMO ZAANDAM B.V.,

gevestigd te Zaandam,

EISERESSEN tot cassatie,

advocaat: mr. H.J.W. Alt,

t e g e n

de besloten vennootschap naar Italiaans recht DIESEL S.P.A.,

gevestigd te Molvena (Vicenza), Italië,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. K. Aantjes.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Makro c.s. en Diesel, eiseres onder 1 ook als Makro.

1. Het geding in feitelijke instanties

Diesel heeft bij exploot van 26 oktober 1999 Makro en haar beherend vennoot Deelnemingmij Nedema B.V. (hierna: Nedema) gedagvaard voor de rechtbank te Amsterdam en gevorderd, kort gezegd, Makro en Nedema te verbieden verdere inbreuk te maken op haar auteurs- en merkrechten, met nevenvorderingen. Voorts vorderde Diesel schadevergoeding op te maken bij staat, alsmede een voorschot op die schade ten bedrage van ƒ 50.000,--.

Na een vrijwaringsincident, hebben Makro en Nedema B.V. de vorderingen bestreden.

De rechtbank heeft bij vonnis van 29 december 2004, LJN AT3893, de vorderingen grotendeels toegewezen. Zij verklaarde zich onbevoegd voorzover de vordering was gegrond op een Gemeenschapsmerk.

Tegen dit vonnis hebben Makro c.s. hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam.

Bij arrest van 17 augustus 2006 heeft het hof het vonnis van de rechtbank bekrachtigd.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof hebben Makro c.s. beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Diesel heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor Makro c.s. toegelicht door hun advocaat alsmede door mr. Th.C.J.A. van Engelen, advocaat te Utrecht, en voor Diesel door mrs. A.A. Quaedvlieg en S.A. Klos, advocaten te Amsterdam.

De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt ertoe dat de Hoge Raad aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen verzoekt uitspraak te doen met betrekking tot vragen als in de conclusie onder 5 vermeld.

De advocaten van partijen hebben bij brieven van 25 april 2008 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Diesel is door depot met gelding voor de Benelux rechthebbende op het woordmerk DIESEL en voorts rechthebbende op het als Gemeenschapsmerk ingeschreven beeldmerk bestaande in een gestileerde letter D.

(ii) Het ontwerp van het DIESEL-beeldmerk is een werk in de zin van de Auteurswet en Diesel is te beschouwen als auteursrechthebbende hiervan.

(iii) Distributions Italian Fashion Sociedad Anonima (hierna: Difsa) was in Spanje, Portugal en Andorra de distributeur voor Diesel-producten. Difsa heeft op 29 september 1994 een exclusieve distributieovereenkomst gesloten met de Spaanse vennootschap Flexi Casual Sociedad Limitada (hierna: Flexi Casual). In die overeenkomst heeft Difsa aan Flexi Casual het recht verleend op alleenverkoop in Portugal, Andorra en Spanje van een aantal producten (waaronder schoenen) met onder meer het woordmerk DIESEL. Art. 1.4 van die overeenkomst bepaalt (in vertaling):

"1.4 Het is Flexi Casual toegestaan, opdat dit door Difsa aan Diesel kan worden voorgesteld met betrekking tot de productie en verkoop, indien van toepassing in de toekomst, om met schoeisel van HET MERK [= Diesel] en dat van eigen ontwerp steekproeven uit te voeren die zij in het GEBIED [= Portugal, Andorra en Spanje] passend mocht achten, door middel van aanbieding en verkoop aan haar klanten, teneinde op betrouwbare wijze de marktbehoeften vast te stellen."

(iv) Op 11 november 1994 heeft Difsa aan Flexi Casual een machtiging verleend, waarin is bepaald dat Flexi Casual bij wijze van monsterproefneming en marktverkenning schoenen van eigen ontwerp mag vervaardigen en distribueren opdat deze aangeboden kunnen worden voor distributie of voor "cessie van de licentie tot vervaardiging" aan Diesel.

(v) Op 21 oktober 1997 heeft [betrokkene 1], een bestuurder van Flexi Casual, aan Cosmos World S.L. (hierna: Cosmos) schriftelijk een machtiging verleend tot het vervaardigen en de verkoop van schoenen, tassen en riemen van het merk DIESEL. In dit geschrift is tevens bepaald dat de machtiging geschiedt op basis van de overeenkomst die Flexi Casual met Difsa heeft gesloten.

(vi) Cosmos heeft schoenen geproduceerd en in het verkeer gebracht, voorzien van de DIESEL-merken. De door Cosmos geproduceerde schoenen zijn nimmer ter fiattering aan Difsa en/of Diesel voorgelegd.

(vii) In de zomer van 1999 heeft Makro schoenen te koop aangeboden die waren voorzien van het woordmerk DIESEL en het DIESEL-beeldmerk. Makro heeft deze schoenen via een dochteronderneming afgenomen van een tweetal Spaanse ondernemingen. Deze hebben de schoenen op hun beurt afgenomen van Cosmos.

(viii) Bij vonnis van de rechter in eerste instantie te Valencia (Spanje) in een procedure tussen Diesel als eiseres en Flexi Casual, Cosmos en anderen als gedaagden is onder meer aan Flexi Casual en Cosmos bevolen inbreuk op de merkrechten van Diesel te staken.

Het Hof van Appel te Valencia heeft bij arrest van 18 december 2002 dit vonnis vernietigd en de vorderingen van Diesel alsnog afgewezen.

Diesel heeft tegen dit arrest beroep in cassatie ingesteld.

3.2 Diesel heeft in eerste aanleg, kort gezegd, gevorderd dat Makro c.s. wordt verboden inbreuk te maken op Diesels auteurs- en merkrechten, met veroordeling van Makro c.s. tot schadevergoeding. De rechtbank heeft deze vordering grotendeels toegewezen. Ten aanzien van de vorderingen die waren gegrond op een Gemeenschapsmerk verklaarde zij zich onbevoegd en heeft zij de zaak naar de rechtbank 's-Gravenhage verwezen.

Het hof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd.

3.3.1 De centrale, door Makro c.s. bevestigend en door Diesel ontkennend beantwoorde vraag in dit geding is, of de Beneluxmerkrechten waarop de vorderingen van Diesel berusten met betrekking tot de hiervoor in 3.1 (vii) bedoelde schoenen zijn uitgeput doordat Cosmos die schoenen met toestemming van Diesel in het verkeer heeft gebracht in de zin van art. 13, onder A, lid 9 Benelux Merkenwet (BMW) (thans art. 2.23 lid 3 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom) en het aan die bepaling ten grondslag liggende art. 7 lid 1 van de Eerste Richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG), Pb. nr. L 40 van 11 februari 1989, p. 1, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) van 2 mei 1992 (Pb. L 1 van 03.01.1994, p. 3), hierna: de Merkenrichtlijn.

3.3.2 Het hof heeft deze vraag in het bestreden arrest ontkennend beantwoord op gronden die, voor zover nodig, hierna aan de orde zullen komen. Het hof heeft voorts geoordeeld dat Makro ook op het auteursrecht van Diesel inbreuk heeft gemaakt.

Het cassatiemiddel, waarvan de onderdelen 1 en 2.4 geen zelfstandige betekenis hebben, stelt bij de bestrijding van deze oordelen drie kwesties aan de orde, te weten:

(a) de al of niet bindende kracht (het gezag van gewijsde) van de uitspraak van het Hof van Appel te Valencia (hierna in 3.4);

(b) de eventuele schending van het auteursrecht van Diesel op het beeldmerk (hierna in 3.5);

(c) de maatstaven die het hof met betrekking tot de toestemming van Diesel heeft aangelegd (hierna in 3.6).

3.4 (

1. De al of niet bindende kracht (het gezag van gewijsde) van de uitspraak van het Hof van Appel te Valencia

3.4.1 Het meest verstrekkende verweer van Makro c.s. tegen de vorderingen van Diesel houdt in dat uit het hiervoor in 3.1 (viii) vermelde arrest van het Hof van Appel te Valencia waarbij de vorderingen van Diesel in die procedure zijn afgewezen, volgt dat Diesel afstand heeft gedaan van haar recht zich te verzetten tegen het in de EER in de handel brengen van de door Cosmos geproduceerde schoenen en dat deze schoenen dus met toestemming van Diesel in het verkeer zijn gebracht. Het hof dient dan ook ieder verder onderzoek achterwege te laten.

3.4.2 Het hof heeft dienaangaande, voor zover thans van belang, overwogen dat, anders dan Makro c.s. hebben aangevoerd, uit het arrest van het hof te Valencia niet volgt dat door het Spaanse hof het hier toepasselijke, in de rechtspraak van het Hof van Justitie EG ontwikkelde criterium is aangelegd. Uit het arrest van het Spaanse hof (met name uit p. 10, tweede alinea) volgt veeleer dat dit de aan hem voorgelegde zaak aan de hand van het Spaanse recht heeft beoordeeld (rov. 4.9). Daarop laat het hof volgen:

"4.10 Er bestaat geen aanleiding om aan te nemen dat dat arrest - dat is gewezen tussen enerzijds Cosmos, Flexi Casual en (een aantal van) haar bestuurders en anderzijds Diesel - de rechtsverhouding tussen Diesel en Makro c.s. bindend vaststelt. Makro c.s. hebben zich in dit verband weliswaar beroepen op artikel 33 van de EEX-Verordening en op het - volgens hen - uit die verordening voortvloeiende beginsel dat moet worden voorkomen dat er tegengestelde beslissingen in met elkaar samenhangende uitspraken worden gedaan (artikel 6 lid 1 jo. artikel 28 lid 3 EEX-Verordening), maar uit het een en ander vloeit niet voort dat het hof zich in het onderhavige geval zou moeten onthouden van een materiële beoordeling van het onderhavige geschil."

3.4.3 Hiertegen keert zich onderdeel 2.2 van het middel met een aantal, in de onderdelen 2.2.1-2.2.9 uitgewerkte klachten. Zij komen op het volgende neer.

Nu de Spaanse rechter heeft geoordeeld dat de schoenen met toestemming van Diesel in het verkeer zijn gebracht, zijn daardoor die schoenen rechtmatig binnen de EER in het verkeer gebracht hetgeen ook heeft te gelden voor de opvolgende eigenaars van die schoenen zoals Makro. Het merkrecht van Diesel is dan ook uitgeput. Het zou in strijd zijn met het...