Uitspraak Nº 200.234.115/01. Gerechtshof Den Haag, 2019-07-30
| ECLI | ECLI:NL:GHDHA:2019:1962 |
| Date | 30 Julio 2019 |
| Docket Number | 200.234.115/01 |
| Court | Gerechtshof Den Haag (Nederland) |
Afdeling Civiel recht
Zaaknummer : 200.234.115/01
Zaaknummer rechtbank : C/09/519083 / HA ZA 16-1117
arrest van 30 juli 2019
inzake
gevestigd te Bazel, Zwitserland,
2. Biogen Inc.,
gevestigd te Cambridge, Massachusetts, Verenigde Staten,
3. Genentech Inc.,
gevestigd te South San Francisco, California, Verenigde Staten,
appellanten,
hierna afzonderlijk te noemen [X AG.] , Biogen Inc. en Genentech en gezamenlijk aan te duiden als Biogen,
advocaat: mr. J.A. Dullaart te Naaldwijk,
tegen
Celltrion Inc.,
gevestigd te Incheon, Zuid-Korea,
geïntimeerde,
hierna te noemen: Celltrion,
advocaat: mr. D.F. de Lange te Amsterdam.
Bij exploot van 22 december 2017 is Biogen in hoger beroep gekomen van een door de rechtbank Den Haag tussen partijen gewezen vonnis van 27 september 2017. Bij memorie van grieven met producties heeft Biogen dertien grieven aangevoerd. Bij memorie van antwoord met producties heeft Celltrion de grieven bestreden.
Vervolgens hebben partijen op 1 april 2019 de zaak doen bepleiten, Biogen door mr. R.M. Kleemans en mr. M.G.A. Egeler, advocaten te Amsterdam en [de octrooigemachtigde] , octrooigemachtigde, en Celltrion door haar hiervoor genoemde advocaat en mr. H.J. Pot en mr. B.J.M. van der Maazen, advocaten te Amsterdam, allen aan de hand van overgelegde pleitnotities. Voorafgaand aan het pleidooi hebben beide zijden aanvullende producties overgelegd. Ten slotte is arrest gevraagd.
De door de rechtbank in het vonnis van 27 september 2017 vastgestelde feiten zijn niet in geschil. Ook het hof zal daarvan uitgaan. Het gaat in deze zaak om het volgende.
Celltrion is een wereldwijd opererend biofarmaceutisch bedrijf met haar hoofdkantoor in Zuid-Korea. Een van Celltrions’ activiteiten is de ontwikkeling van zogenaamde biosimilars, alternatieven voor bekende biologische geneesmiddelen, die een vergelijkbaar farmacokinetisch profiel hebben. Celltrion heeft een biosimilar ontwikkeld van een chimerisch monoklonaal anti-CD20 antilichaam genaamd ‘rituximab’, die volgens Celltrion bio-equivalent is aan het hierna te noemen geneesmiddel MabThera van [X AG.] . Celltrion heeft inmiddels een marktvergunning voor de desbetreffende biosimilar verkregen.
[X AG.] , Biogen Inc. en Genentech zijn gezamenlijk houdster van het Europees Octrooi 1 951 304 B1 (hierna: EP 304) dat onder meer gelding heeft in Nederland. [X AG.] brengt het op dat octrooi gebaseerde geneesmiddel MabThera op de Europese markt.
EP 304 is op 14 november 2006 (op basis van de internationale octrooiaanvrage PCT/US2006/044290, op 24 mei 2007 gepubliceerd als WO 2007/059188), aangevraagd door onder meer Biogen Idec Inc. (thans: Biogen Inc.) en verleend op 22 oktober 2014.
EP 304 heeft als titel ‘Method for Treating Joint Damage’. Het octrooi heeft – kort gezegd – betrekking op een behandelingsregime voor gewrichtsbeschadiging bij de ziekte reumatoïde artritis (RA) voor een specifieke patiëntenpopulatie, namelijk patiënten die onvoldoende reageerden op één of meer TNFα-remmers en die ten minste één eerdere rituximab-kuur hebben ondergaan. EP 304 doet een beroep op prioriteit van US 737,291 P (hierna: P1) met aanvraagdatum 15 november 2005 en van US 864,463 P (hierna: P2) met aanvraagdatum 6 november 2006. P1 is aangevraagd door onder meer [naam 1] en [naam 2] als twee van de uitvinders. [naam 1] was destijds werkzaam voor Biogen Idec Inc.
In maart 2004 zijn [naam 1] (ondertekend op 15 maart) en Biogen Idec Inc. (ondertekend op 11 maart) een overeenkomst aangegaan met als titel ‘Employee Proprietary Information and Inventions and Dispute Resolution Agreement’. In deze overeenkomst zijn onder meer de volgende bepalingen opgenomen:
[…]
Door Celltrion is als productie EP31 overgelegd een (samenvatting van een) verslag van de zogenaamde REFLEX-studie van Keystone en anderen, waarvan Celltrion stelt dat dit op 21 juni 2006 – in het kader van het jaarlijkse congres van de European League Against Rheumatism – in de vorm van een CD-rom beschikbaar is gemaakt (hierna: Keystone).
Tegen de verlening van EP 304 is oppositie ingesteld bij het Europees Octrooibureau (hierna: EOB), onder meer door Celltrion. Op 28 juni 2018 heeft de oppositieafdeling van het EOB EP 304 geheel herroepen. Biogen heeft beroep ingesteld tegen deze beslissing. De Technische Kamer van Beroep heeft nog niet beslist op dit beroep.
Biogen heeft in Italië en Ierland inbreukprocedures aanhangig gemaakt. In Duitsland heeft Biogen bij het Landgericht München een zogenaamde einstweilige Verfügung verzocht tegen Celltrions distributeur Mundipharma GmbH. Het Landgericht heeft het verzoek afgewezen omdat er naar zijn oordeel voorshands van moet worden uitgegaan dat EP 304 zal worden herroepen in oppositie. Naar het oordeel van het Landgericht kan voor het octrooi geen geldig beroep worden gedaan op prioriteit waardoor Keystone stand van de techniek wordt en daarmee nieuwheidsschadelijk is voor EP 304.
In Engeland is ook over EP 304 gestreden. Celltrion is daar in 2015 een nietigheidszaak begonnen. Na aanvankelijk verweer heeft Biogen ingestemd met herroeping en de proceskosten van Celltrion betaald.
Celltrion heeft in eerste aanleg gevorderd – samengevat – het Nederlandse deel van EP 304 te vernietigen, met veroordeling van Biogen in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv), vermeerderd met wettelijke rente.
De rechtbank heeft de vorderingen toegewezen. Naar het oordeel van de rechtbank kan Biogen zich niet beroepen op prioriteit van P1. Biogen had niet bestreden dat daarvan uitgaande EP 304 niet nieuw is ten opzichte van de publicatie van Keystone en dat de door Biogen ingediende hulpverzoeken niet nieuw of inventief zijn.
In hoger beroep vordert Biogen dat het hof het vonnis vernietigt en opnieuw rechtdoende de vorderingen van Celltrion afwijst, met veroordeling van Celltrion in de proceskosten van beide instanties conform artikel 1019h Rv, vermeerderd met de wettelijke rente. Biogen heeft 13 grieven geformuleerd. Zij beoogt daarmee de zaak in volle omvang voor te leggen aan het hof. Celltrion heeft de grieven gemotiveerd bestreden.
schorsing
Ter zitting heeft het hof partijen in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over een eventuele schorsing van de zaak in afwachting van de uitkomst van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling met betrekking tot EP 304. Naar aanleiding daarvan heeft Biogen verklaard in te stemmen met schorsing, met het verzoek dat het hof wel een beslissing geeft op het geschil met betrekking tot het beroep op formele prioriteit, dat wil zeggen het geschil over wie een beroep kan doen op het recht van voorrang. Celltrion heeft zich gerefereerd aan het oordeel van het hof.
Schorsing van de behandeling is in deze zaak wenselijk ter vermijding van tegenstrijdige uitspraken, mede gelet op het feit dat in de oppositieprocedure andere hulpverzoeken voorliggen dan in deze procedure. Bovendien heeft geen van partijen belangen naar voren gebracht die zich verzetten tegen schorsing. Het hof zal de behandeling van het geschil daarom schorsen in afwachting van de einduitspraak van de Technische Kamer van Beroep over EP 304, althans de beëindiging van die procedure, waarna de zaak kan worden opgebracht door de meest gerede partij voor een akte uitlaten voortgang van de procedure.
Het hof zal wel een beslissing geven over het beroep op het recht van voorrang, gelet op het onbestreden verzoek daartoe van Biogen.
prioriteit
Het geschil over het beroep op het recht van voorrang spitst zich toe op de vraag of Biogen een beroep kan doen op dat recht op basis van de prioriteitsaanvraag P1 hoewel niet Biogen, maar [naam 2] en [naam 1] die prioriteitsaanvraag hebben ingediend.
Bij de beantwoording van die vraag moet een onderscheid worden gemaakt tussen (a) de vraag of, en zo ja onder welke voorwaarden, een ander dan degene die de prioriteitsaanvraag heeft ingediend het recht van voorrang kan inroepen, en (b) de vraag hoe de overeenkomsten tussen enerzijds Biogen en anderzijds [naam 2] en [naam 1] moeten worden uitgelegd. Dat onderscheid is onder meer van belang omdat die onderwerpen worden beheerst door verschillende regels voor het bepalen van het toepasselijk recht (conflictregels) en daarom in dit geval moeten worden beantwoord op basis van het recht van verschillende rechtsstelsels. Hierna zal het hof per vraag vaststellen (i) welke conflictregel geldt en welk recht volgens die conflictregel van toepassing is, en (ii) hoe de desbetreffende vraag naar het toepasselijk recht moet worden beantwoord.
Vraag (a)(i): recht van voorrang, conflictenrecht, toepasselijk recht
Het debat van partijen is geplaatst in de sleutel van de vraag of het voorrangsrecht ten aanzien van EP 304 is overgedragen aan Biogen. Partijen gaan er daarbij beide van uit dat het (via het in de overeenkomst tussen [naam 1] en Biogen Idec Inc. gekozen recht van Massachusetts) federaal Amerikaans recht op die goederenrechtelijke vraag van toepassing is. Dit uitgangspunt is, gelet op het volgende, naar het oordeel van het hof onjuist.
Voorop moet worden gesteld dat het recht van voorrang een recht is dat door de lex loci protectionis wordt verleend. De voorwaarden voor verlening en vernietiging van octrooien voor een bepaald land worden immers overeenkomstig artikel 2, eerste lid, Verdrag van Parijs (hierna: VvP)1 bepaald door het recht van dat land, de lex loci...
Om verder te lezen
PROBEER HET UIT