Uitspraak Nº C/09/529636 / HA ZA 17-346. Rechtbank Den Haag, 2018-08-29

• ECLI: ECLI:NL:RBDHA:2018:11416
• Date: 29 Agosto 2018
• Docket Number: C/09/529636 / HA ZA 17-346
• Court: Rechtbank Den Haag (Neederland)

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

Vonnis in hoofdzaak en vrijwaring van 29 augustus 2018

in de hoofdzaak met zaaknummer / rolnummer: C/09/529636 / HA ZA 17-346 van

de rechtspersoon naar vreemd recht

INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A.,

gevestigd te Arteixo (A Coruña), Spanje,

eiseres,

advocaat mr. T. van der Valk te Rotterdam,

tegen

1 CAFÉ AUTOMATIC B.V.,

gevestigd te Weesp,

gedaagde,

advocaat mr. M.J. Cools te Utrecht,

2. [A],

wonende te [woonplaats 1] ,

gedaagde,

advocaat mr. M.G. Jansen te Haarlem,

en in de vrijwaringszaak met zaaknummer / rolnummer C/09/537242 / HA ZA 17-839 (hierna ook: de vrijwaringszaak 17-839) van

[A] ,

wonende te [woonplaats 1] ,

eiser in de vrijwaringszaak,

advocaat mr. M.G. Jansen te Haarlem,

tegen

1 CAFÉ AUTOMATIC B.V.,

gevestigd te Weesp,

2. BLUE MOUNTAIN HOLDING B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

3. [B],

wonende te [woonplaats 2] ,

gedaagden in de vrijwaringszaak,

advocaat mr. M.J. Cools te Utrecht,

en in de vrijwaringszaak met zaaknummer / rolnummer C/09/537290 / HA ZA 17-844 (hierna ook: de vrijwaringszaak 17-844) van

CAFÉ AUTOMATIC B.V.

gevestigd te Weesp,

eiser in de vrijwaringszaak in conventie,

verweerder in de vrijwaringszaak in reconventie,

advocaat: mr. M.J. Cools te Utrecht

tegen

1 [A] ,

wonende te [woonplaats 1] ,

2. GVK HOLDING B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagden in de vrijwaringszaak in conventie,

eisers in de vrijwaringszaak in reconventie,

advocaat: mr. M.H. Jansen te Haarlem.

Partijen zullen hierna achtereenvolgens “Inditex”, “CA B.V.”, “ [A] ”, “ [B] ” “Blue Mountain” en “GVK Holding” genoemd worden. CA B.V., [B] en Blue Mountain worden gezamenlijk ook aangeduid als “CA B.V. c.s.”. [A] en GVK Holding worden hierna ook “ [A c.s.] ” genoemd.

1 De procedure in de hoofdzaak

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

• -

  de dagvaarding van 6 maart 2017, met producties 1 tot en met 27;

• -

  de incidentele conclusie tot oproeping in vrijwaring van de zijde van CA B.V., met producties 1 tot en met 4;

• -

  de incidentele conclusie tot oproeping in vrijwaring van de zijde van [A] , met producties 1 tot en met 5;

• -

  het extract uit het audiëntieblad van de openbare terechtzitting van de rechtbank Den Haag, team Handel, enkelvoudige kamer, gehouden op woensdag 21 juni 2017, waarin de door CA B.V. en [A] verzochte vrijwaringen zijn toegestaan;

• -

  de conclusie van antwoord van CA B.V., met producties genummerd 1 tot en met 8;

• -

  de conclusie van antwoord van [A] , met producties genummerd 1 tot en met 4;

• -

  het tussenvonnis van 8 november 2017, waarbij een comparitie van partijen is bevolen;

in de vrijwaringszaak 17-839

1.2.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

• -

  de dagvaardingen van 24 juli 2017, met producties 1 tot en met 10;

• -

  de conclusie van antwoord van CA B.V. c.s., met producties 1 tot en met 8;

• -

  het tussenvonnis van 8 november 2017, waarbij een comparitie van partijen is bevolen;

in de vrijwaringszaak 17-844

1.3.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

• -

  de dagvaarding van 25 juli 2017, met producties 1 tot en met 13;

• -

  de conclusie van antwoord tevens conclusie van eis in reconventie van [A c.s.] , met producties 1 tot en met 10;

• -

  het tussenvonnis van 8 november 2017, waarbij een comparitie van partijen is bevolen;

• -

  de conclusie van antwoord in reconventie,

in de hoofdzaak en in beide vrijwaringszaken

1.4.

Het verloop van de procedure blijkt voorts uit

- het proces-verbaal van comparitie van 12 maart 2018 in de hoofdzaak en in beide vrijwaringszaken en de daarin genoemde stukken.

1.5.

Ten slotte is een datum voor het wijzen van vonnis bepaald.

1.6.

Het proces-verbaal van de comparitie van partijen is, met instemming van partijen, buiten hun aanwezigheid opgemaakt. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld om opmerkingen te maken over het proces-verbaal voor zover het feitelijke onjuistheden betreft. Van de zijde van Inditex is van deze gelegenheid gebruik gemaakt bij brief van 27 maart 2018, van de zijde van CA B.V. c.s. bij brief van 30 maart 2018 en van de zijde van [A c.s.] bij brief van 5 april 2018. De rechtbank wijst dit vonnis met inachtneming van de opmerkingen van Inditex, CA B.V. c.s. en [A c.s.] op het proces-verbaal voor zover die feitelijke onjuistheden in het proces-verbaal betreffen.

2 De feiten

2.1.

Inditex is houdster van het Benelux woordmerk en het Gemeenschapswoordmerk “ZARA”.

2.2.

[A] heeft een eenmanszaak gedreven, van waaruit hij zich bezig hield met de import, verkoop en verhuur van koffie-, frisdrank- en snoepautomaten. Ook verkocht hij koffieproducten. Hij handelde onder de naam [handelsnaam A] . [A] is enig bestuurder van en enig aandeelhouder in GVK Holding.

2.3.

[B] is bestuurder van en aandeelhouder in Blue Mountain.

2.4.

In 2007 heeft [A] h.o.d.n. [handelsnaam A] het Benelux woordmerk “Zarazzo Caffè”, depotnummer 0821377 voor waren en diensten in klassen 21, 30, 35 en 43 aangevraagd (hierna: het merk Zarazzo Caffè).

2.5.

Inditex heeft tegen die merkaanvraag oppositie ingesteld bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE).

2.6.

Inditex en [A] hebben vervolgens onderhandeld om tot een minnelijke regeling te komen. Op 11 maart 2008 is Inditex met [A] h.o.d.n. [handelsnaam A] overeengekomen dat zij onder bepaalde voorwaarden geen juridische procedure dan wel een oppositieprocedure in de Benelux tegen [A] zal entameren. In de door [A] in dit kader ondertekende onthoudingsverklaring (hierna ook: de onthoudingsverklaring) is, voor zover hier relevant, het volgende opgenomen:

“The undersigned [ [A] ] dba [handelsnaam A] (...) hereinafter referred to as “Cafe Automatic” (...)

(...) in consideration of [Inditex] agreeing not to institute or continue legal and/or opposition proceedings in the Benelux against Café Automatic for infringement of the trade mark Zara, Café Automatic hereby declares and undertakes, whether acting by its directors, officers, servants or any of them or otherwise howsoever, that:

1. it will always use the trade mark “Zarazzo” in combination with the word “Caffé” the same as in the Benelux trade mark registered on the 17th of April 2007 under number 0821377;

2. it will always use the sign “Zarazzo Caffé” in close conjunction with the pay off “Passione di Giorno”;

3. it will use the sign “Zarazzo Caffé” in the Benelux only and not in any jurisdiction outside the Benelux;

4. It shall make the undertaking binding upon:

1. ny company associated or affiliated with [ [A] ], companies in which [ [A] ] is a share holder and/or companies that acquire the business of Cafe Automatic by failure of which (i) Inditex’ consent to the use and/or registration of “Zarazzo Caffé” in the Benelux on the terms as set out in this undertaking shall be automatically revoked and (ii) [ [A] ] shall be liable for an immediately payable penalty sum of € 50.000,= (...) to be paid to [Inditex]; and

2. any future proprietors of the Benelux trade mark “Zarazzo Caffé” registered ond the 17th of April 2007 under number 0821377. It shall also procure that legal successors shall continue to make this undertaking and/or declaration binding upon their successors, by failure of which (i) Inditex’ consent to the use and/or registration of ”Zarazzo Caffé” in the Benelux on the terms as set out in this undertaking shall be automatically revoked and (ii) [ [A] ] shall be liable for an immediately payable penalty sum of € 50.000,= (...) to be paid to Inditex.

(…).”

2.7.

Op 4 juni 2008 heeft Inditex haar oppositie tegen de merkaanvraag van [A] ingetrokken.

2.8.

Op 18 februari 2011 heeft [A] een koopakte ondertekend, enerzijds namens zichzelf als verkoper en anderzijds namens GVK Holding als koper (hierna: Koopakte 1). In Koopakte 1 is, voor zover nu van belang, het volgende opgenomen:

“(…)

OVERWEGENDE:

(…)

b. Verkoper is eigenaar van de Activa (definitie volgt) die in de Onderneming worden aangewend voor de bedrijfsuitoefening;

c. Verkoper wenst de aan de Onderneming verbonden Activa en Passiva over te dragen;

d. Partijen hebben op 18 februari 2011 overeenstemming bereikt tot koop en verkoop van alle activa en passiva met betrekking tot de Onderneming van Verkoper aan Koper (de “ Koopovereenkomst ”), ingevolge waarvan deze activa en passiva per heden (de “ Overdrachtsdatum ”) worden overgedragen. De Activa en Passiva zijn nader omschreven in aan deze akte gehechte balans van de Onderneming per 1 januari 2011 (de “ Balans Inbreng en Doorzakking ”);

e. Partijen zullen ter uitvoering van de Koopovereenkomst de Activa en Passiva van de Onderneming per de Overdrachtsdatum leveren en overdragen aan Koper;

f. De Activa en Passiva worden middels deze akte geleverd en overgedragen aan Koper;

(…)

h. Partijen wensen de verkoop en levering van de Activa en de overdracht van de Passiva vast te leggen in deze Overeenkomst.

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

Artikel 1 - Definities

In deze Overeenkomst gelden de volgende definities:

“ Activa ”: de activa zoals uiteengezet in artikel 2.2;

(…)

“ Contracten ”: alle op de Overdrachtsdatum bestaande leveringsovereenkomsten met klanten van de Onderneming, de leaseovereenkomsten voor een aantal personenwagens, welke contracten staan genoemd op een lijst zoals aangehecht als Bijlage 2 ;

“ Intellectuele Eigendomsrechten ”: alle al dan niet geregistreerde auteursrechten, octrooien,

merk en beeldrechten, know how en technieken die worden gebruikt in de Onderneming, waaronder de handelsnamen “Zarazzo Caffè” en “Café Automatic”;

(...)

“ Overd...