Uitspraak Nº C/09/494257 / KG ZA 15-1216. Rechtbank Den Haag, 2015-11-27

• ECLI: ECLI:NL:RBDHA:2015:13782
• Date: 27 Noviembre 2015
• Docket Number: C/09/494257 / KG ZA 15-1216
• Court: Rechtbank Den Haag (Neederland)

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel - voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: C/09/494257 / KG ZA 15-1216

Vonnis in kort geding van 27 november 2015

in de zaak van

de vennootschap naar Belgisch recht

AGFA GRAPHICS N.V.,

gevestigd te Mortsel, België,

eiseres,

advocaten: mr. D.F. de Lange en mr. R. Broekstra te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FUJIFILM MANUFACTURING EUROPE B.V.,

gevestigd te Tilburg,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FUJIFILM EUROPE B.V.,

gevestigd te Tilburg,

3. de rechtspersoon naar buitenlands recht

FUJIFILM CORPORATION,

gevestigd te Tokyo, Japan,

gedaagden,

advocaten: mr. W.A. Hoyng en mr. ir. T.M. Blomme en te Amsterdam.

Partijen zullen hierna ook Agfa en Fuji genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

• -

  de brief van mr. De Lange aan de voorzieningenrechter van 18 augustus 2015 met daarbij gevoegd de dagvaarding van 14 augustus 2015 en bijbehorende producties 1-48;

• -

  de bij brief van mr. Hoyng aan de voorzieningenrechter van 16 september 2015 op voorhand ingediende conclusie van antwoord met daarbij producties 1-39;

• -

  de akte houdende overlegging reactieve producties van Agfa, met producties 49-65;

• -

  de brief van mr. Hoyng van 25 september 2015 met de producties 40 t/m 43;

• -

  de mondelinge behandeling op 2 oktober 2015;

• -

  de pleitnota van Agfa;

• -

  de pleitnota van Fuji.

1.2.

Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

Agfa is houdster van onder meer Europees octrooi 0 823 327 (hierna: EP 327) dat betrekking heeft op een ‘Method for making positive photosensitive lithographic printing plate’, in de niet bestreden Nederlandse vertaling luidend ‘Werkwijze voor het produceren van positieve lichtgevoelige lithografische drukplaten’. Het octrooi is verleend op 10 november 2004 op een aanvrage daartoe van 5 augustus 1997, ingediend door Mitsubishi Chemical Corporation, welke entiteit in augustus 2004 door Agfa is overgenomen. De aanvrage roept de voorrang in van JP 20701396 van 6 augustus 1996, JP 30272296 van 14 november 1996 en JP 926497 van 22 januari 1997. EP 327 is, behalve in Nederland, van kracht in Oostenrijk, België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië en Italië.

2.2.

Op basis van de aanvrage zijn drie divisionals ingediend, wat heeft geleid tot verlening van drie octrooien, waaronder EP 1 464 487 B1 (hierna: EP 487) dat betrekking heeft op een ‘Method of making a positive photosensitive lithographic printing plate’. EP 487 is verleend op 6 mei 2015 op een aanvrage daartoe van 5 augustus 1997 en roept dezelfde voorrang in als EP 327. EP 487 is, behalve in Nederland, van kracht in Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Griekenland, Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Portugal en Zweden. EP 487 wordt, behalve door Agfa, mede gehouden door Eastman Kodak Company te Rochester, New York, Verenigde Staten van Amerika. EP 327 en EP 487 zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als ‘de octrooien’. De andere twee divisionals betreffen EP 1 655 132 (hierna: EP 132) en EP 1 747 884 (hierna: EP 884).

2.3.

De octrooien hebben, kort gezegd, betrekking op het gebruik en de vervaardiging van positief werkende thermische lithografische drukplaten.

2.4.

Met betrekking tot EP 327 heeft Agfa zowel in Nederland als Duitsland inbreukprocedures gevoerd tegen een derde partij, welke partij bij wijze van verweer en in reconventie een beroep heeft gedaan op de nietigheid van het octrooi. De geldigheidsaanval van EP 327 is in Nederland door de rechtbank (22 juli 2009), het gerechtshof (29 januari 2013) en de Hoge Raad (10 juli 2015) verworpen. Het Bundesgerichtshof heeft in gelijke zin geoordeeld (14 augustus 2012).

2.5.

Fuji is samen met Agfa en Kodak een van de drie grote spelers op de markt voor drukplaten. Gedaagde sub 3 is de Japanse moedermaatschappij van gedaagden sub 1 en 2. Fuji brengt sinds juni 2005 positief werkende thermische lithografische drukplaten op de markt met type-aanduiding LH-PCE. In maart 2006 is daarnaast het type LH-PJE op de markt gebracht, dat zich daarin van het oudere type onderscheidt dat de coating van deze plaat uit twee lagen bestaat. Daarna kwam Fuji in oktober 2010 met het type LH-PLE op de markt en in augustus 2012 ten slotte met het type LH-PXE. De twee laatstgenoemde typen kunnen worden beschouwd als varianten op het type LH-PJE. In de coating van de drukplaten van de typen LH-PJE en LH-PJE zit onder meer een diazonium zout (hierna: MDDS).

2.6.

Mede naar aanleiding van een octrooigeschil in de Verenigde Staten zijn (de moedermaatschappij van) Agfa en (een rechtsvoorganger van) Fuji een “Option Cross-License Agreement in CTP Field” (hierna: de CTP-overeenkomst) overeengekomen. Deze overeenkomst, met ‘effective date’ 1 januari 2003, houdt, kort gezegd, in dat beide partijen voor een bepaalde, in artikel 1.6 neergelegde, pool van octrooien zes licentieopties kunnen uitoefenen. De CTP-overeenkomst bevat onder meer de volgende bepalingen:

ARTICLE I - DEFINITIONS

1.3 “

Corresponding Patents” as used in reference to any Subject Patent shall mean all patents, utility models and patent and utility model applications which claim the priority, for the purpose of its effective filing date, of a Subject Patent or of which a Subject Patent claims priority, including without limitation: (i) counterpart foreign patents/utility models or applications therefor and (ii) continuations, continuations-in-part, divisionals, extensions, revivals, renewals or reissues of, or substitutes for, a Subject Patent or any of their counterpart foreign patents/utility models or patent/utility model applications.

(…)

1.5 “

Licensed Products” shall mean the following positive or negative working printing plate precursors for making printing plates, and alkaline developers therefor:

(i) Photopolymer CTP (Computer To Plate) plates comprising a composition containing polymerizable compounds, and that need processing with alkaline developers to produce printable plate;

(ii) Thermal CTP (Computer To Plate) plates comprising a composition containing a compound capable of converting light to heat, and that need processing with alkaline developers to produce printable plate;

(iii) CTcP (Computer To Conventional PS Plate) plates that is pre-sensitized printing plates comprising diazonium compounds and/or diazide compounds and/or photopolymer, for being exposed by a UV plate-setter.

The following products shall be excluded from the Licensed Products:

(i) Silver halide DTR (Diffusion Transfer Reversal system) CTP (Computer To Plate) plates;

(ii) The plates that need no processing step after exposing image wisely, or that can be processed with water, ink and/or fountains.

1.6 “

Subject Patents” shall mean any and all patents relating to Licensed Products, which are owned or licensable by a party or its Affiliates, and which have a first filing or priority date on or before December 31, 2001.

(…)

ARTICLE II – OPTION RIGHTS

(…)

2.2

Agfa hereby grants to FUJI and its Affiliates six (6) fully-paid, irrevocable options to obtain a worldwide, non-exclusive, irrevocable, fully-paid license non-sublicensable and unrestricted license under any one (1) Subject Patent and its Corresponding Patents of AGFA to make, have made, use, sell, offer to sell, lease or otherwise dispose of Licensed Products.

2.3

The above options shall be exercised by written identification of the specific Subject Patent and Corresponding Patents designated for the license, and can be exercised any time during the term of this Agreement.

(…)

ARTICLE VII – APPLICABLE LAW

This Agreement and matters connected with the performance thereof shall be construed, interpreted, applied and governed in all respects in accordance with the laws of the state of New York, U.S.A. and, except as otherwise provided herein, all disputes hereunder shall be resolved by binding arbitration in English before three arbitrators in New York, New York, U.S.A. in accordance with the rules of the International Chamber of Commerce.

2.7.

Bij brief van 17 mei 2013 heeft Agfa aan Fuji een brief gezonden met betrekking tot “Fuji activities that have recently come to our attention”. In de brief refereert Agfa aan de uitkomst van de onder 2.4. bedoelde procedures en stelt zij zich verder op het standpunt dat EP 327 niet onder de werking van de CTP-overeenkomst valt. In de brief wordt gewezen op de mogelijkheid om geschillen over de uitleg van de CTP-overeenkomst onderwerp van arbitrage te maken.

2.8.

Bij brief van 19 juni...