Uitspraak Nº C/09/450182 / HA ZA 13-999. Rechtbank Den Haag, 2019-02-06

• ECLI: ECLI:NL:RBDHA:2019:930
• Docket Number: C/09/450182 / HA ZA 13-999
• Date: 06 Febrero 2019
• Court: Rechtbank Den Haag (Neederland)

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/450182 / HA ZA 13-999

Vonnis in verzet van 6 februari 2019

in de zaak van

CHRISTIAN LOUBOUTIN,

te Parijs, Frankrijk,

eiser in conventie,

verweerder in reconventie,

gedaagde in het verzet,

advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

en

de vennootschap naar vreemd recht

CHRISTIAN LOUBOUTIN SAS,

te Parijs, Frankrijk,

gevoegde partij in reconventie aan de zijde van verweerder,

advocaat mr. H. Lebbing te Rotterdam,

tegen

VAN HAREN SCHOENEN B.V.,

te Waalwijk,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

eiseres in het verzet,

advocaat mr. W.J.G. Maas te Eindhoven.

Partijen zullen hierna Louboutin, CLS en Van Haren genoemd worden.

De zaak is voor Louboutin behandeld door mr. J.S. Hofhuis, advocaat te Amsterdam, en
mr. Th. van Innis, advocaat te Brussel, en voor CLS door (voorheen) mr. J.M. van Hattum en (thans) mr. J.A. Jacobi, advocaten te Amsterdam. De zaak is voor Van Haren behandeld door (voorheen) de procesadvocaat voornoemd en mr. E.T. Bergsma, advocaat te Eindhoven, en (thans) door mr. M.R. Rijks en mr. M.M.M. van Gerwen, advocaten te Eindhoven.

Bij de behandeling van de prejudiciële vraag door het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU) is Louboutin vertegenwoordigd door mr. Van Innis voornoemd, CLS door mr. Hofhuis voornoemd en Van Haren door de mrs. Maas, Bergsma, Rijks en Van Gerwen voornoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de tussenvonnissen van 1 april 20151 (hierna: het tussenvonnis 2015) en 9 maart 20162 (hierna: het tussenvonnis 2016);

- de beschikking van het HvJEU van 12 oktober 2017 (hierna: de beschikking) en het arrest van het HvJEU van 12 juni 20183 (hierna: het arrest);

• -

  de berichten van Louboutin en CLS van 3 juli 2018, waarin Louboutin en CLS vonnis vragen, en hun brieven van diezelfde datum met aanvullende proceskostenopgaven en bijlagen dienaangaande;

• -

  het bericht van Van Haren van 17 juli 2018, waarin zij vraagt om zich bij akte te mogen uitlaten over de gevolgen van het arrest en over uitleg van de Merkenrichtlijn 20154, en haar brief van diezelfde datum met een aanvullende proceskostenopgave (aanvulling op productie 54) en bezwaren tegen de door Louboutin en CLS gevorderde proceskosten;

• -

  de beslissing van de rechtbank van 26 september 2018 om de zaak te verwijzen naar de rol van 7 november 2018 voor het uitlaten van beide partijen over (de gevolgen van) het arrest (voor de onderhavige zaak), welke beslissing naar aanleiding van vragen van partijen bij bericht van de rechtbank van 31 oktober 2018, als volgt is verduidelijkt: “Omdat in het arrest van het HvJ EU (…) (enkel) een door de rechtbank gestelde prejudiciële vraag over uitleg van artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 wordt beantwoord, omvat het uitlaten van partijen over (de gevolgen van) dat arrest (voor onderhavige zaak) niet (ook) de uitleg van de nog niet geïmplementeerde richtlijn 2015/2436”;

• -

  de akte uitlating gevolgen arrest HvJEU van Louboutin van 7 november 2018;

• -

  de akte uitlating gevolgen arrest HvJEU van CLS van 7 november 2018;

• -

  de akte uitlating na arrest HvJEU, tevens akte houdende overlegging producties van Van Haren van 7 november 2018, met producties 55 en 56;

• -

  het bericht van Louboutin en CLS van 7 november 2018, waarin zij mededelen geen behoefte hebben te reageren op de door Van Haren overgelegde producties en waarin zij bezwaar maken tegen randnummers 39 tot en met 47 van de akte van Van Haren.

1.2.

Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

1.3.

In verband met het defungeren van mr. P.G.J. de Heij na het wijzen van het tussenvonnis 2016, is dit vonnis mede gewezen door mr. H.J. van Harten.

2 De tussenvonnissen, de beschikking en het arrest

2.1.

In het tussenvonnis 2015 is – voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven – het volgende overwogen.

2.1.1.

Indien moet worden geoordeeld dat het Beneluxmerk van Louboutin (Beneluxmerkinschrijving nummer 0874489, hierna: het Beneluxmerk) geldig is, staat vast dat Van Haren inbreuk op dat merk heeft gemaakt.

2.1.2.

Van Haren heeft echter een beroep gedaan op de uitsluitingsgrond van artikel 2.1 lid 2 BVIE5.

2.1.3.

In deze procedure moet er vanuit worden gegaan dat het Beneluxmerk wezenlijke waarde aan de waar geeft.

2.1.4.

Het Beneluxmerk bestaat uit de kleureigenschap van de zool van een schoen. Het Beneluxmerk valt aldus samen met een onderdeel van de waar.

2.1.5.

Onduidelijk is of het begrip vorm in de zin van artikel 2.1 lid 2 BVIE en artikel 3 lid 1e onder iii van de Merkenrichtlijn 20086 beperkt is tot de driedimensionale eigenschappen van (delen van) de waar zoals de (in drie dimensies uit te drukken) contouren, afmetingen en volume daarvan, dan wel mede ziet op andere (niet driedimensionale) eigenschappen van de waar.

2.1.6.

De beslissing omtrent de geldigheid van het Beneluxmerk is daarom afhankelijk van de beantwoording van een vraag van uitleg van de Merkenrichtlijn 2008.

2.2.

In het tussenvonnis 2016 heeft de rechtbank de navolgende vraag van uitleg gesteld aan het HvJEU:

“Is het begrip vorm in de zin van artikel 3 lid 1e onder iii van Richtlijn 2008/95/EG (in de Duitse, Engelse en Franse versie van de Merkenrichtlijn respectievelijk Form, shape en forme) beperkt tot de driedimensionale eigenschappen van de waar zoals de/het (in drie dimensies uit te drukken) contouren, afmetingen en volume daarvan, dan wel ziet deze bepaling mede op andere (niet driedimensionale) eigenschappen van de waar zoals kleur?”

2.3.

Op 28 februari 2017 heeft het HvJEU de zaak verwezen naar de Negende kamer. De terechtzitting heeft plaatsgevonden op 6 april 2017, de advocaat-generaal M. Szpunar (hierna: de A-G) heeft conclusie genomen op 22 juni 2017, en vervolgens werd de mondelinge behandeling gesloten. Op 13 september 2017 heeft de Negende kamer de zaak terug verwezen naar het HvJEU voor een nieuwe toewijzing ervan aan een grotere rechtsprekende formatie. Daarop heeft het HvJEU deze zaak toegewezen aan de Grote Kamer. In de beschikking heeft het HvJEU beslist dat de A-G (opnieuw) dient te worden gehoord en de mondelinge behandeling heropend. Op 6 februari 2018 heeft de A-G een tweede conclusie genomen.

2.4.

Het HvJEU heeft in het arrest naar aanleiding van de vraag van de rechtbank voor recht verklaard:

“Artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat een teken bestaande uit een op de zool van een hooggehakte schoen aangebrachte kleur, zoals in het hoofdgeding aan de orde, niet uitsluitend bestaat uit de „vorm” in de zin van deze bepaling.”

2.5.

Daartoe heeft het HvJEU onder meer het volgende overwogen:

“20. Bij gebreke van een definitie van het begrip “vorm” in richtlijn 2008/95 moeten de betekenis en de draagwijdte van dit begrip, volgens vaste rechtspraak van het Hof, worden bepaald in overeenstemming met de in de omgangstaal gebruikelijke betekenis ervan, met inachtneming van de context waarin het wordt gebruikt en de door de regeling waarvan het deel uitmaakt beoogde doelstellingen (zie naar analogie arrest van 3 september 2014, Deckmyn en Vrijheidsfonds, C‑201/13, EU:C:2014:2132, punt 19).

21. In de context van het merkenrecht wordt, zoals de Europese Commissie heeft benadrukt, met het begrip “vorm” over het algemeen gedoeld op een geheel van lijnen of contouren dat de betrokken waar ruimtelijk afbakent.

22. Noch uit richtlijn 2008/95, noch uit de rechtspraak van het Hof, noch uit de gebruikelijke betekenis van deze term volgt dat een kleur als zodanig, zonder ruimtelijke afbakening, een vorm kan zijn.

23. De vraag rijst echter of het feit dat een bepaalde kleur is aangebracht op een specifieke plaats van de betrokken waar impliceert dat het betrokken teken bestaat uit een vorm in de zin van artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95.

24. Dienaangaande moet worden opgemerkt dat de vorm van de waar of van een deel van de waar weliswaar een rol speelt bij de ruimtelijke afbakening van de kleur, maar niet kan worden geoordeeld dat een teken uit die vorm bestaat wanneer met de merkinschrijving niet wordt beoogd die vorm te beschermen maar enkel de toepassing van een kleur op een specifieke plaats van deze waar.

25. Zoals de Duitse en de Franse regering, alsook de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie hebben opgemerkt, betreft het litigieuze merk niet een specifieke vorm voor een zool van schoenen met hoge hakken, aangezien in de omschrijving van dit merk uitdrukkelijk erop wordt gewezen dat de contouren van de schoen geen deel uitmaken van dit merk maar slechts zijn bedoeld om de positie van de aangevraagde rode kleur duidelijk te maken.

26. In ieder geval kan een teken, zoals aan de orde in het hoofdgeding, niet worden beschouwd als een teken dat “uitsluitend” bestaat uit de vorm wanneer het teken, zoals in casu, voornamelijk bestaat uit een kleur die wordt gepreciseerd door middel van een internationaal erkende identificatiecode.

27. Gelet op het voorgaande dient op de prejudiciële vraag te worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat een teken bestaande uit een op de zool van een hooggehakte schoen aangebrachte kleur, zoals aan de orde in het hoofdgeding, niet uitsluitend bestaat uit de “vorm” in de zin van deze bepaling.”

3 De nadere standpunten van partijen

3.1.

Louboutin en CLS stellen zich op het standpunt dat het HvJEU in het arrest op een niet voor andere uitleg vatbare wijze heeft geoordeeld dat het...