Uitspraak Nº C/09/583637 / KG ZA 19-1125. Rechtbank Den Haag, 2020-02-11

• ECLI: ECLI:NL:RBDHA:2020:1088
• Date: 11 Febrero 2020
• Docket Number: C/09/583637 / KG ZA 19-1125
• Court: Rechtbank Den Haag (Neederland)

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/583637 / KG ZA 19-1125

Vonnis in kort geding van 11 februari 2020

in de zaak van

JAMI B.V.,

te Schijndel,

eiseres,

advocaat mr. M.A. van den Hazenkamp te Veghel,

tegen

1. de rechtspersoon naar vreemd recht

DOMINIDESIGN FURNITURE LTD,

te Dublin, Ierland,

2. [gedaagde sub 2],

te [plaats] , [land] ,

3. de rechtspersoon naar vreemd recht

SHOWLOCUS LTD,

te Doncaster, Verenigd Koninkrijk,

gedaagden,

advocaat mr. N. de Jongh-Ruyters te Breda.

Partijen zullen hierna Jami en Dominidesign c.s. genoemd worden en gedaagden ook afzonderlijk Dominidesign, [gedaagde sub 2] en Showlocus. De zaak is voor Jami inhoudelijk behandeld door mr. Van den Hazenkamp voornoemd en voor Dominidesign c.s. door mr. De Jongh-Ruyters voornoemd en mr. A.L.W. Schalekamp, advocaat te Breda.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

• -

  de dagvaarding van 21 november 2019, met producties 1 tot en met 28;

• -

  de producties 1 tot en met 10 van Dominidesign c.s., ingekomen ter griffie op 8 januari 2020;

• -

  de aanvullende producties 29 tot en met 31 van Jami, ingekomen ter griffie op 10 januari 2020;

• -

  de aanvullende producties 11 tot en met 18 van Dominidesign c.s., ingekomen ter griffie op 16 januari 2020;

• -

  de geactualiseerde kostenopgave van Jami, ingekomen ter griffie op 20 januari 2020;

• -

  de conclusie van antwoord, ingekomen ter griffie op 20 januari 2020;

• -

  het als productie 19 overgelegde aanvullende kostenoverzicht van Dominidesign c.s., ingekomen ter griffie op 20 januari 2020;

• -

  de mondelinge behandeling van 21 januari 2020 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnotities van Jami en Dominidesign c.s.

1.2.

Vonnis is bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

Jami, onderdeel van het Lande concern, houdt zich bezig met de productie, marketing, verkoop en distributie van project- en woningdesignmeubilair, met name onder de merken ARTIFORT en LANDE. Zij maakt gebruik van de ontwerpen van verschillende ontwerpers. Met betrekking tot Artifort, het merk dat de onderneming Wagemans & van Tuinen NV in 1928 introduceerde, heeft Jami in 1998 alle activiteiten, inclusief (een deel van) de rechten op specifieke ontwerpen en het merk ARTIFORT overgenomen.

2.2.

De Franse ontwerper Pierre Paulin (hierna: Paulin) is een van de ontwerpers die Artifort heeft aangetrokken. Hij heeft voor Artifort in 1960 de hieronder afgebeelde fauteuil ontworpen. Deze fauteuil is op 1 februari 1962 voor het eerst op de Nederlandse markt geïntroduceerd. Vanwege de visuele gelijkenis met sinaasappelschijven, heeft de fauteuil de bijnaam “Orange Slice” gekregen (hierna: de Orange Slice).

2.3.

Jami verkoopt de Orange Slice tot op heden en presenteert de fauteuil - onder andere - op haar website als volgt:

2.4.

Jami en Paulin hebben in 2001 een eerste publishing agreement gesloten met betrekking tot de auteursrechten van Paulin op de Orange Slice (familie). Na het overlijden van Paulin in 2009, heeft Jami met de echtgenote van Paulin, [A] , meerdere (vervangende) publishing agreements gesloten met betrekking tot - onder andere - de Orange Slice (familie), waarvan de laatste dateert van 26 maart 2019 (hierna: de Publishing Agreement). De Publishing Agreement is mede ondertekend door de zoon van Paulin, [B] . In de Publishing Agreement is - onder meer - opgenomen:

BETWEEN THE UNDERSIGNED:

Mrs. [A] , in her quality of heiress of Mr. Pierre Paulin, with her heirs, (…)

AND

JAMI B.V., (…)

In attendance of

Mr. [B] , Mr. Pierre Paulin’s heir, (…)

(…)

Article 5 - Publisher’s commitments

(…)

The Publisher shall immediately report to the Rights Owner any actual infringements or counterfeiting he has been informed of or that may have come to its knowledge regarding the Works and/or the Rights Owner’s Trademarks and/or Trademarks Filed by the Publisher. The Publisher shall cooperate with the Rights Owner in protecting such Works and/or Rights Owner’s Trademarks and/or Trademarks Filed by the Publisher from such infringement. The Publisher may initiate any protective action with respect to the Work. Then, the Rights Owner will decide or not to take part to the action but undertakes in any event to cooperate fully with the Publisher in the legal action for infringement / counterfeiting provided that such cooperation does not entail costs.

2.5.

Jami is houdster van het Uniewoordmerk Orange Slice, ingeschreven op 10 augustus 2012 onder nummer 010707231 voor waren en diensten in de klasse 20, te weten meubels (hierna: het Uniemerk).

2.6.

Dominidesign is een in Ierland gevestigd bedrijf. [gedaagde sub 2] is - tezamen met [X] - directeur (director) van Dominidesign.

2.7.

Op 14 oktober 2019 waren op de Nederlandse pagina van de webshop van Dominidesign - onder meer - de volgende afbeeldingen opgenomen (hierna: de Dominidesign stoel(en)):

2.7.3.

2.8.

Daarnaast was in oktober 2019 in de webshop van Dominidesign onder de menuknop “Over ons” het volgende opgenomen:

2.9.

Op Marktplaats.nl was op 17 oktober 2019 de volgende advertentie van Dominidesign opgenomen (zie de stoel linksboven op de pagina):

2.10.

Naast de Nederlandse webshop is de webshop van Dominidesign via haar domeinnaam en de extensies de, gb, uk, fr, es, pl, no, se, it, en pt in een aantal Europese landen te benaderen in de talen Duits, Engels, Frans, Spaans, Pools, Noors, Zweeds, Italiaans en Portugees.

2.11.

In de Nederlandse webshop van Dominidesign werd onder de menuknop “Showroom” doorgelinkt naar de domeinnaam showlocus.com. Op 15 oktober 2019 was op de website van Showlocus de volgende afbeelding te zien:

2.12.

Jami heeft - onder andere - Dominidesign en [gedaagde sub 2] bij e-mails van 21 oktober 2019 gesommeerd inbreuk op de auteursrechten op de Orange Slice te staken, evenals inbreuk op het Uniemerk.

2.13.

In reactie heeft - onder andere - [gedaagde sub 2] namens Dominidesign gemeld dat enkele wijzigingen aan de website zijn doorgevoerd om verwarring met de merken van Jami uit te sluiten.

2.14.

Op Marktplaats.nl is de advertentie van Dominidesign (inclusief de vermelding “Orange Slice”) ongewijzigd gebleven (vergelijk onder 2.9). Op de website van Dominidesign is de onder 2.7.4 opgenomen afbeelding verwijderd. Daarnaast waren op 4 november 2019 de webpagina’s als volgt gewijzigd:

2.15.

Op 23 december 2019 was de hieronder weergegeven extra informatie vermeld op de website van Dominidesign:

2.16.

Op 7 januari 2020 hebben ( [X] namens) Dominidesign en ( [Y] namens) Showlocus een onthoudingsverklaring ondertekend (hierna: Onthoudingsverklaring I) waarin - onder meer - is opgenomen:

Door ondertekening van deze verklaring verklaren Domini Design en Showlocus aan Jami B.V. als volgt:

1. Domini Design en Showlocus hebben het gebruik van de tekens Orange Slice en Slice reeds gestaakt en zullen het gebruik van deze tekens ook in de toekomst gestaakt houden.

Domini Design en Showlocus hebben deze verklaring getekend om daarmee de noodzaak van een voorlopige voorziening wegens vermeende merkinbreuk op het merk Orange Slice weg te nemen.

2.17.

Op 9 januari 2020 heeft [A] een schriftelijke verklaring ondertekend waarin - onder meer - het volgende is opgenomen:

Mrs. [A] , in her quality of heiress of Mr. Pierre Paulin, (…),

hereby certifies that

regarding amongst others the furniture models Orange Slice (…) and Orange Slice Junior, the personal and exclusive rights for the entire world to manufacture, reproduce, represent, distribute, market and promote, directly or indirectly, by all means of distribution in any quantity have been granted to (…) Jami B.V., ever since 2001 and, with the last Publishing Agreement of March 2019, until December 31st, (…).

Furthermore, Jami B.V. has been granted, during the Publishing Agreement, the full right to initiate any protective action with respect to infringements or counterfeit without me taking official part.

The Publishing Agreement dated March 2019 has cancelled and replaced the previous agreement and does not hold any restrictions as to this copyright license or power of attorney to conduct this legal action against Dominidesign (…).

2.18.

Op 14 januari 2020 heeft ( [Y] namens) Showlocus een onthoudingsverklaring ondertekend (hierna: Onthoudingsverklaring II) waarin - onder meer - is opgenomen:

Door ondertekening van deze verklaring verklaart en garandeert Showlocus aan Jami B.V. als volgt:

1. Showlocus is een showroom waarin een collectief van kunstenaars en ontwerpers hun kunstwerken en ontwerpen tentoonstellen. Showlocus stelt de kunstwerken en ontwerpen enkel en alleen ter inspiratie tentoon.

2. Showlocus heeft geen exemplaren van de Domini Design stoel zoals afgebeeld in Bijlage 1 en Bijlage 2 verkocht en zal ook in de toekomst geen exemplaren van deze Domini Design stoelen verkopen.

3. Showlocus heeft de Domini Design stoel zoals afgebeeld in Bijlage 1 niet langer in haar showroom tentoongesteld en zal ook in de toekomst de Domini Design stoelen (zowel die zoals afgebeeld in Bijlage 1 als in Bijlage 2) niet in haar showroom tentoonstellen. De Domini Design stoel zoals afgebeeld in Bijlage 2 is nimmer door Showlocus tentoon gesteld.

Showlocus heeft deze verklaring getekend zonder daarmee enig recht van Jami te erkennen. Zij heeft deze verklaring louter getekend uit proceseconomische redenen en om daarmee de noodzaak van een voorlopige voorziening wegens vermeende auteursrecht inbreuk op de Artifort Orange Slice Fauteuil van designer...