Uitspraak Nº C/15/299622 / KG ZA 20-102. Rechtbank Noord-Holland, 2020-07-02

• ECLI: ECLI:NL:RBNHO:2020:5174
• Date: 02 Julio 2020
• Docket Number: C/15/299622 / KG ZA 20-102
• Court: Rechtbank Noord-Holland (Neederland)

vonnis

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

Zittingsplaats Haarlem

zaaknummer / rolnummer: C/15/299622 / KG ZA 20-102

Vonnis in kort geding van 2 juli 2020 (bij vervroeging)

in de zaak van

1. vennootschap onder firma

ADELCA V.O.F.,

gevestigd te Wormerveer,

2. [eiser/verweerder2],

wonende te [woonplaats],

eisers in conventie, verweerders in reconventie,

advocaat: mr. G.M. Nühn te Haarlem,

tegen

de vennootschap naar buitenlands recht

SENSILAB D.O.O.,

gevestigd te Ljubljana (Slovenië),

gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,

advocaat: mr. V.G.A. Kruijtzer te Utrecht.

Partijen zullen hierna Adelca, [eiser/verweerder2] (gezamenlijk: Adelca c.s.) en Sensilab genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Op grond van de “Tijdelijk afwijkende regeling kort gedingen rechtbanken handel/familie vanwege de bijzondere omstandigheden door de Corona-crisis” heeft de voorzieningenrechter die de zaak aanvankelijk behandelde bepaald dat de procedure schriftelijk wordt gevoerd. Er heeft daarom geen mondelinge behandeling plaatsgevonden.

1.2.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

• -

  de dagvaarding met producties 1 tot en met 15, alsmede de akte overlegging producties 16 tot en met 23 van de zijde van Adelca c.s.;

• -

  de conclusie van antwoord tevens houdende eis in reconventie met producties 1 tot en met 18 van de zijde van Sensilab;

• -

  de conclusie van repliek in kort geding met producties 24 tot en met 27 van de zijde van Adelca c.s.;

• -

  de conclusie van dupliek met producties 19 tot en met 24 van de zijde van Sensilab;

• -

  de reactie van de zijde van Adelca c.s. met producties 28 en 29.

1.3.

Ten slotte is een datum voor vonnis bepaald.

1.4.

De voorzieningenrechter stelt vast dat in de dagvaarding als tweede gedaagde partij “Farmicom Farmacevtska Družba D.O.O.” (Farmicom), gevestigd te Ljubljana (Slovenië) is vermeld, maar dat de dagvaarding niet aan die partij is uitgebracht (zoals ook door Adelca c.s. bij brief van 6 mei 2020 is toegelicht). De voorzieningenrechter beschouwt de vorderingen tegen Farmicom daarom als niet ingesteld.

1.5.

Productie 28 van de zijde van Adelca c.s. wordt ambtshalve buiten beschouwing gelaten wegens strijd met de eisen van de goede procesorde, omdat dit stuk te laat (na dupliek en bij het laatste processtuk) is ingediend en Adelca c.s. Sensilab daarmee de mogelijkheid heeft ontnomen daarop te reageren. Overigens was een gedeelte van de als productie 28 overgelegde e-mailcorrespondentie door Adelca c.s. reeds overgelegd als productie 25 bij repliek. Productie 29 van de zijde van Adelca c.s. zal niet buiten beschouwing worden gelaten, omdat dat stuk slechts een nadere onderbouwing van de proceskosten bevat, zodat Sensilab door het overleggen daarvan niet in haar belangen is geschaad.

2 De feiten

Op grond van de stukken wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

2.1.

Adelca is een vennootschap onder firma van de broers [eiser/verweerder2] en [A.]. Zij exploiteert een onderneming op het gebied van de verkoop van onder andere afslankrepen en -shakes. Sinds 2014 heeft Adelca c.s. (onder meer) de handelsnaam ‘Slimjoy’ geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Op 7 augustus 2014 heeft [eiser/verweerder2] de domeinnamen slimjoy.nl, slimjoy.be en slimjoy.eu geregistreerd. Begin 2015 is Adelca c.s. in de webshop gekoppeld aan de domeinnamen slimjoy.nl en slimjoy.be gestart met verkoop van producten onder de naam ‘Slimjoy’.

2.2.

Op 11 augustus 2015 heeft [eiser/verweerder2] het navolgende Benelux-beeldmerk geregistreerd, met nummer 0976497 (hierna: het Benelux-beeldmerk):

2.3.

Op 16 november 2017 heeft [eiser/verweerder2] het voormelde beeldmerk tevens geregistreerd als Uniebeeldmerk, met nummer 017056491 (hierna: het Uniebeeldmerk).

2.4.

Sensilab verkoopt sinds 2017 afslankproducten (voornamelijk dranken en voedingssupplementen) waarop het navolgende teken is weergegeven:

Op haar website en op haar producten gebruikt Sensilab ook het volgende teken (hierna: het Teken):

2.5.

Sensilab verkoopt de producten met het Teken onder meer via haar website die is gekoppeld aan (onder andere) de domeinnamen slimjoy.sensilab.com en slimjoy.co.uk. Blijkens een printscreen van de website van Sensilab was daarop (in ieder geval) op 27 januari 2020 vermeld dat Sensilab haar producten ook levert in Nederland en België. Sensilab gebruikt onder meer e-mailadressen met de extensie @slimjoy.co.uk.

2.6.

Op 7 maart 2018 heeft [eiser/verweerder2] het woord “Slimjoy” als Uniewoordmerk geregistreerd, met nummer 017520024 (hierna: het Uniewoordmerk).

2.7.

In september 2018 heeft Sensilab het Teken, althans het woordmerk “SlimJOY”, al dan niet met de toevoeging “enjoy your body”, gedeponeerd als Uniemerk, waartegen Adelca c.s. oppositie heeft ingesteld.

2.8.

In mei 2018 heeft Adelca c.s. aan een klant van Sensilab (die per abuis Adelca c.s. had benaderd met een vraag over een bestelling die zij had geplaatst bij Sensilab) gemeld dat Adelca c.s. bezig was met het nemen van stappen jegens Sensilab wegens het gebruik van het Teken.

2.9.

Per brief van 30 november 2018 heeft Adelca c.s. Sensilab gesommeerd het gebruik van het Teken te staken.

2.10.

In januari 2019 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Adelca c.s. en [B.] van Sensilab. Vervolgens hebben partijen per e-mail gecorrespondeerd over het opstellen van een overeenkomst door [C.] van Sensilab (hierna ook: de overeenkomst). Op 16 juli 2019 heeft Sensilab de volgens haar definitieve versie van de overeenkomst aan Adelca c.s. toegestuurd. Op 18 juli 2019 heeft Sensilab deze versie van de overeenkomst ondertekend. Daarin is - kort samengevat - vermeld dat Adelca c.s. het Uniebeeldmerk en het Uniewoordmerk verkoopt aan Sensilab, waarvoor Sensilab aan Adelca c.s. een koopprijs verschuldigd is van in totaal € 6.000. Tevens is vermeld dat Adelca c.s. een exclusief recht tot het gebruik van het merk “Slimjoy” en ieder merk met het bestanddeel “Slimjoy” krijgt in de Benelux.

2.11.

Op enig moment is tussen partijen gesproken over een koopprijs voor het Uniebeeldmerk en het Uniewoordmerk van in totaal € 95.000.

2.12.

Adelca c.s. heeft de overeenkomst niet ondertekend. Per e-mail van 23 juli 2019 heeft Sensilab ([C.]) daarover het volgende geschreven aan Adelca c.s.:

“I understand the notary is important for you, but we are a stock company and need to solve several issues.

We have just concluded the draft of the agreement and I truly believe additional 3 weeks will not cause problems.

Let’s agree we will meet in Poland end of August with notary deal and dinner afterward.

This will allow Robert (our CFO) and myself to do everything safe and sound.”

2.13.

Op 31 augustus 2019 heeft Sensilab ([C.]) vervolgens het volgende geschreven aan Adelca c.s.:

“Sorry for this delay in communication, but it has been a very turbulent month for Sensilab. We have finalized a transaction with VC, which changed the situation on corporate governance completely.

Although we were trying to close the Slim Joy deal in the meantime, we were not able to conclude the deal without consent of our new partner. They agreed we sign the trade mark slim joy agreement, but once they’ve learned about the notary they’ve blocked the whole thing (a) economically unjustified b) legally unacceptable).

I understand the agreement with [B.] [[B.], toevoeging voorzieningenrechter] was different, yet we are in a new reality, with new owner and Slim Joy underperforming on all markets and the deal simply makes no sense.

Should you be willing to discuss on alternative valuation & formalities, please let us know.”

3 Het geschil

in conventie

3.1.

Adelca c.s. vordert samengevat - dat de voorzieningenrechter, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, Sensilab veroordeelt:

1. binnen drie dagen na betekening van dit vonnis elke inbreuk op de merkrechten van Adelca c.s. te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder het te koop aanbieden en leveren van producten voorzien van het teken SlimJOY al dan niet met de toevoeging “enjoy your body”, het gebruiken van het teken SlimJOY op de websites van Sensilab, in haar e‑mailadressen en in de door Sensilab geregistreerde domeinnamen;

2. binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis onder overlegging van volledige en duidelijk leesbare kopieën van alle beschikbare inkooporders, facturen, leveringsbonnen, documenten en stukken met betrekking tot alle transacties en verhandelingen van de SlimJOY producten door Sensilab, opgave te doen van:

3. het exacte aantal verkochte, geleverde of anderszins ter beschikking gestelde SlimJOY producten, met vermelding van de daarbij behorende prijzen en de leverdata;

4. alle door de verkoop van SlimJOY producten gegeneerde omzet en netto-winst;

5. de volledige namen en adressen van de partijen aan wie de SlimJOY producten zijn verkocht, geleverd of anderszins ter beschikking zijn gesteld, waarbij gegeven van natuurlijke personen worden geanonimiseerd;

6. tot betaling van een dwangsom van € 5.000 voor iedere dag dat Sensilab niet voldoet aan of in strijd handelt met het gevorderde onder 1 en 2;

7. tot betaling van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten van dit geding overeenkomstig 1019h Rv, te vermeerderen met de nakosten en de wettelijke rente.

3.2.

Hieraan legt Adelca c.s. - zakelijk weergegeven - ten grondslag dat Sensilab inbreuk maakt op het Benelux-beeldmerk, het Uniebeeldmerk en het Uniewoordmerk door het gebruik van het Teken, in de zin van artikel 9 lid 1 sub a en 9 lid 1 sub b Verordening (EU) 2017/1001 inzake het Uniemerk (hierna: UMVo) en artikel 2.20 lid 2 sub b...